由於巴西商標係採先申請主義,在巴西欲取得商標權須進行註冊登記。例外情形如著名商標、商業名稱、及在先使用,方可對抗在先登記的商標。進行正常的狀況下(無異議),從申請到註冊約需2~3年。商標註冊有效期間,自註冊日起算10年,之後每10年可繼續辦理延展。
巴西商標採用尼斯分類,不可跨類申請,須一類一案。
巴西並無強制要求已註冊商標須附上註冊標誌,如要使用註冊標誌,可選擇TM、SM、或®等符號。
關於巴西商標之主要相關規定,以下逐項介紹:
國際締約與優先權
巴西係下列與智慧財產權有關條約的締約國:(1)巴黎公約(Paris Convention);(2)尼諾比條約(Nairobi Treaty);(3)維也納條約(Vienna Agreement)。依據《巴黎公約》規定,該公約任何成員國國民或成員國內有住所或營業所的非公約國國民,已在公約國內某一國家正式提出商標註冊申請者,於6個月內,在其他國家就同一商標在相同商品上提出的申請享有優先權。
在1995年8月5日,巴西、阿根廷、巴拉圭和烏拉圭四個國家簽訂有關智慧財產權規定的協議書;該協議書的重點包含:10年的商標註冊有效期限、表明產品與服務來源的地理名稱、以及原產地名稱不可以作為商標註冊、商標註冊後5年內不使用時其商標會被撤銷等等之規定。
巴西另簽署多個與智慧財產權相關之雙邊條約、多邊條約、及區域經濟一體化條約如附表。
商標主要法源
包含:INPI規範法1997年4月23日第23號(商標註冊程序)、1997年4月25日第9.456號法(植物新品種保護法)、1996年5月14日第9.279號法(工業產權法)、1998年2月19日第9.610號法(版權和鄰接權法)、2001年2月14日第10.196號法(修改工業產權法)及相關行政命令與實施規則。
商標主管機關
著作權由巴西文化部(Ministry of Culture)主管,專利及商標則由「發展、工業及外貿部」轄下之「國家工業產權局」(Instituto Nacional da Propriedade Industrial, INPI)負責。
眾律代理申請商標證書樣本
不得註冊商標之種類
(一) 商標違反公序良俗。
(二) 一般性通用名詞。
(三) 國家、省份、區域、地區或國際組織之名稱、旗幟或標誌。
(四) 不具識別性商標,且無法取得後天識別性者。
(五) 該商標主要係作為地理位置的名稱(但非地理標示或原產地名稱)。
(六) 地理標示。
(七) 文學、藝術、或科學名詞。
(八) 工業上使用的科技專有名詞。
地理標示在巴西受到特別法、商標法、反不正當競爭法之保護;但法律無明定被保護之產品種類。
申請流程
商標業務代理:申請人若在巴西境內無住所或營業所,須提供巴西地址以供文件送達,並須委任巴西當地之代理人。
申請時程:商標註冊申請案的審查,大約24~30個月,可長達4年。但處理時限自收文日起算,其通知補正、申復、答辯期間或因其他正當事由緩辦之期間不計算在內。
商標檢索:審查過程中,審查員會利用INPI之商標資料庫檢索,與已註冊、已審定或申請在先的商標加以比對,如有相同或近似,且指定商品、服務相同或類似的情形存在時,審查員會依法駁回申請。故事前之商標檢索,確認有無註冊障礙,實有其必要性。
申請應備文件(外國人或外國企業):
1. 商標註冊申請書。
2. 代理授權委託書。
3. 商標圖樣。
4. 特殊證明及其他必要文件。
商標提交申請後會開始進入形式審查(Preliminary Formal Examination),檢查申請表格文件是否有誤,如有需要修改例如指定商品名稱不符合官方要求,INPI會發出「補正通知」,申請人須限期提交補正。
巴西較特別的是,在各個案件程序皆會公告;不論是提交答辯、核准公告、核准註冊、變更地址等;甚至連核駁通知,INPI也是以公報形式來通知申請人,而不是發出「核駁通知書」,各程序皆然。
商標申請案經過形式審查無誤後,INPI會通知申請人並進行公告,第三方可於2個月內對該申請案提出異議[1]。商標公告後將進入實質審查階段,審查時間約需9個月。
如完成實質審查後無不得註冊事由,INPI即通知申請人案件核准註冊,須於2個月內繳納領證費,INPI始核發「商標註冊證」;逾期未繳費該商標即告失效[2]。
如實質審查察覺有不得註冊事項,例如商標不具有識別性、有近似商標存在等等,INPI則會發出「核駁通知」,申請人須於60天內向「聯邦法院」(Federal Court)提起上訴[3];如申請人在提交答辯時準備不及,可先行提交意見書,證據資料於2個月內後補。
巴西商標申請流程簡圖如上。
申請案審查內容
商標申請註冊之審查,可分為「形式審查」及「實質審查」兩部份。前者係指申請提交之應備文件資料是否滿足法定要件的審查,如查核申請書內容填寫是否充份、清晰;提交書證或有關手續是否完備,以初步決定是否受理申請案。實質審查則係審查申請之商標是否具備法定之註冊條件,包含「絕對理由」(是否受到法律之禁用)及「相對理由」(是否具備商標之構成要素、有無在先衝突)。
審查內容一般包含:(1)必要文件的形式審查;(2)申請內容的描述是否清楚、可理解的;(3)是否有說明性;確認該商標的功能是否僅在提供其相關商品或服務的訊息;(4)是否有識別性;是否足以與其他商品或服務之商標進行區別;(5)是否虛偽誤導;確認該商標是否會有誤導大眾之虞,例如對商品或服務的性質、品質、產地等;(6)在先衝突:官方檢索是否有可能衝突的在先商標、在先申請、或未註冊之權利。
在審查過程中,可能會涉及之特殊問題:
※並存協議:如申請的商標因有在先商標而被核駁,申請人可提出雙方(在先商標與申請人)達成合意之共存協議(Coexistence Agreement);其接受與否係由商標局自行考量審酌。
※聲明不專用:巴西有聲明不專用之制度(對於其商標的某不具識別性元素表達放棄其專用)。
異議
申請案在進行實質審查之前就會在官方公報公告以進行異議程序;自公告起60天為可提起異議之期間。在先權利人及任何利害關係人皆可提起異議。商標申請之異議理由,包含但不限於以下事項:
1. 基於在先權利,例如相同或者近似的商標權。
2. 該商標包含了一般營業中用以顯現商品或服務之種類、品質、數量、意圖目的、價值或其他特性之標示或指示。
3. 該商標不具識別性。
4. 該商標涉及誤導、欺騙、或詆毀。
5. 該商標違反著作權。
6. 該商標違反《巴黎公約》第6條著名商標、以商標所有權人之代理人或者其他代表人的名字註冊規定。
7. 該商標違反《巴黎公約》第8條營業名稱之保護。
8. 已註冊之外觀設計專利權。
9. 姓名權、公司名稱。
10. 非經授權使用受特別保護的標誌或者國家勛章。
註冊商標之權利
商標經註冊後,取得以下權利:
1. 取得該商標於巴西之專用權。
2. 可對在後之衝突商標提出異議或撤銷訴訟。
3. 可對第三方使用近似而有混淆之虞的商標提起侵權訴訟。
4. 可將商標授權第三人使用。
5. 有權請求海關當局查扣進口的偽造商品。
6. 獲得侵權損害賠償。
※不可對抗性:自註冊日起滿5年後,不可再對該商標提出撤銷訴訟。
商標移轉
申請中的商標及完成註冊的商標均可移轉。移轉必須就針對其申請∕註冊之地理範圍全部進行移轉,也必須就全部的申請∕註冊類別進行移轉。「商譽」不須包含在已註冊商標的移轉標的中。
移轉合約中須包含:轉讓人與受讓人的姓名、地址、國籍;移轉的商標細節;移轉之商品或服務類別;移轉之地理範圍;移轉生效日;雙方簽名;移轉對價(實際的或名義的);兩名見證人的資料(含姓名、國籍、婚姻狀況等)。
商標移轉須經登記始生效力。
商標授權
申請中及完成註冊的商標均可對外授權。
授權可以是部分區域或全區域性的授權,指定商品∕服務部份也可進行全部或部分移轉;可以是專屬授權(排除所有權人)或非專屬授權;可以是獨家授權(不排除所有權人)或非獨家授權。
如已註冊商標被使用於相關企業,不須授權。商標授權得設定期限。
授權文件需有:授權人與被授權人的姓名、地址、國籍;授權商標的明細;授權之商品或服務類別;授權起始日、授權期限;授權區域;品質控管條款;雙方簽字授權文件須公認證及見證人。授權登記後才能合法控制被授權人對商標之使用及授權金之取得。
商標使用證明
商標未使用可為撤銷商標理由。商標應於註冊日起5年內使用,以避免被撤銷。要滿足使用要求,商標應使用於巴西且使用數量必須達到商業規模,但不須定期提出使用聲明。
商標未使用之訴可由INPI依職權提出,或任何利害關係人提出。
商標未使用如係因進口限制、其他政府政策因素、或任何可被視為合理之理由,得免於被撤銷。
如實際使用的商標是以註冊商標調整修改後的形式呈現,只要兩者差異不大,且修改並沒有明顯改變註冊商標的識別特點,是被允許的。如實際使用的商標改變了註冊之識別性,可能會喪失其商標權。已註冊之商標無法透過申請進行修改,如有需要應重新申請。
商標撤銷條件
商標之撤銷訴訟須於一定期限內提出。在先權利人或任何利害關係人皆可提起訴訟。對於已註冊之商標如有下列情況,得提起撤銷訴訟:
1. 商標包含了一般營業中用以顯現商品或服務之種類、品質、數量、意圖目的、價值或其他特性之標示或指示。
2. 商標不具有識別性。
3. 該商標存有誤導、欺騙、詆毀等情事。
4. 商標本身具有功能性。
5. 商標包含地理標示。
6. 違反公序良俗。
7. 商標包含了特定公共利益之象徵或標誌。
8. 商標之申請或註冊存在惡意。
海關邊境保護
仿冒品在巴西是個嚴重的問題,因仿冒品進口會導致就業機會和稅收減少。若海關識別出仿冒品,會先扣留該商品並連絡商標權利人,商標權利人在接獲海關通知後可有10天的時間去提告或請求法院扣留該貨品。若權利人不提告而該貨品符合進口的條件,則該貨品可自由地進行通關。
巴西法律亦規定,仿冒品的進口可被歸類為走私品,如故意觸犯規定者可能會面臨2~5年的監禁;此外,仿冒品所有人也會受到違反智慧財產相關法規的懲罰。
[1] 《巴西商標法》第158條。
[2] 《巴西商標法》第162條。
[3] 《巴西商標法》第159條。