註冊非取得義大利商標權的唯一手段,亦可透過在先使用取得商標權(在先使用者負有舉證責任,須證明自己對該商標的權利、以及該商標並不僅在當地、而是在廣大範圍皆有消費者認識該商標;通常要證明此證據並不容易、並且耗費較大金額),商標採使用在先主義。在案件進行正常的狀況(沒有異議提出)之下,從申請到註冊實務上約2~3年。
義大利採用尼斯分類,可跨類申請,但須以跨越的類別數量為計算,支付額外官費。
商標註冊有效期間自申請日起算10年,期滿可繼續延展,每次10年。
已註冊商標是否加上特殊標示,並無法律規定,但以標示區別為宜。如果要放上特殊標識,可使用TM、®、或marchio registrato(義大利文:已註冊商標)。
關於義大利商標之主要相關規定,以下逐項介紹:
國際締約與優先權
義大利係下列與智慧財產權有關條約的締約國:(1)巴黎公約(Paris Con- vention);(2)馬德里議定書(Madrid Protocol);(3)馬德里協定(Madrid Agree- ment);(4)尼斯協定(Nice Agreement);(5)商標法條約(Trademark Law Treaty);(6)尼諾比條約(Nairobi Treaty);(7)新加坡條約(Singapore Treaty);(8)維也納條約(Vienna Agreement);(9)里斯班協定(Lisbon Agreement)。
依據《巴黎公約》規定,該公約任何成員國國民或成員國內有住所或營業所的非公約國國民,已在公約國內某一國家正式提出商標註冊申請者,於6個月內,在其他國家就同一商標在相同商品上提出的申請享有優先權。
義大利另簽署多個與智慧財產權相關的雙邊條約、多邊條約及區域經濟一體化條約如附表。
商標主要法源
商標保護之法律,為2005年《工業產權法典》(Code of Industrial Property Rights,2005年2月10日第30號法令,取代1993年《商標法》。於2012年最新修正,並轉換為2012年3月24日第27號法)。
商標主管機關
義大利的商標主管機關,係「經濟發展部」(Ministry of Economic Development)下之「義大利專利商標局」(Italian Patent and Trademark Office, PTO;義文Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, UIBM)。
眾律代理申請商標證書
不得註冊商標之種類
(一) 商標違反公序良俗。
(二) 一般性名詞。
(三) 國旗、國家、地區、區域省分象徵或標誌;或者國際組織象徵或標誌。
(四) 該商標係一地理位置名稱(但非地理標示)。
(五) 地理標示在本地受保護(葡萄酒、酒精類產品以及食品)。
申請流程
商標業務代理:申請人若在義大利境內無住所或營業所,須提供義大利地址以供文件送達,並須委任義大利當地之代理人。
申請時程:商標註冊申請案的審查,大約2~3年的時間。但處理時限自收文日起算,其通知補正、申復、答辯期間或因其他正當事由緩辦之期間不計算在內。
商標檢索:審查過程中,審查員不會因在先商標存在為由駁回申請[1],但是會在公告期內允許任何人對案件提交異議。故事前之商標檢索,確認有無註冊障礙,實有其必要性。
申請應備文件(外國人或外國企業)[2]:
1. 商標註冊申請書。
2. 代理授權委託書。
3. 商標圖樣。
4. 特殊證明及其他必要文件。
一般義大利商標申請到註冊約2~3年的時間。商標提交申請後會開始進入形式審查,檢查申請表格文件是否有誤,如有需要修改,例如指定商品名稱不符合官方要求,UIBM則會提出「補正通知」,通知申請人於2個月內提交補正。
商標經過形式審查後會進行實質審查。如審查員在進行實質審查後察覺有不得註冊事項,例如商標不具有識別性、與他人公司名稱相似等等,則會發出「核駁通知」(Office action),申請人須於2個月內提交答辯。
審查員收到申請人提交的意見書後會進行再次審查。如申請人對於UIBM的決定不服,可於60天內向「訴願委員會」(Appeal Committee)提交訴願(Appeal)[3];又如申請人對「訴願委員會」之決定不服,可向「最高法院」(Supreme court)提起上訴(Appeal)。
另外一面,如審查員在進行審查後認為無不得註冊事由,案件會核准公告,UIBM會將申請案資料公告在公報上進行3個月的公告期;公告期內任何人均可提出異議[4],如無人異議UIBM將發出「核准註冊通知」,通知申請人須限期繳納領證官費;案件核准經繳納領證官費後UIBM發出「商標註冊證」。
義大利商標申請流程簡圖如下:
※ 加速審查:如果有特殊情況發生(如:提起訴訟),是有可能要求加速審查(不需要繳納加速審查費用);但加速審查並非常見的狀況。 |
申請案審查內容
商標申請註冊之審查,可分為「形式審查」及「實質審查」兩部份。前者係指申請提交之應備文件資料是否滿足法定要件的審查,如查核申請書內容填寫是否充份、清晰;提交書證或有關手續是否完備,以初步決定是否受理申請案。實質審查則係審查申請之商標是否具備法定之註冊條件,包含「絕對理由」(是否受到法律之禁用)及「相對理由」(是否具備商標之構成要素)。
審查內容一般包含:(1)必要文件的形式審查;(2)申請內容是否清楚明確;(3)申請類別,確認所有的商品∕服務指定在正確的類別;(4)是否有說明性:確認該商標是否單純描述其提供之商品∕服務功能;(5)是否有識別性:使一般消費者能夠辨別或購買商品∕服務;(6)是否虛偽詐欺情事:確認該商標是否有虛偽詐欺等不法情事。
異議
商標申請案經審查完成後,該申請商標即會公告,進入3個月之異議階段。任何人均可對商標註冊向UIBM提出異議。異議事由包含:基於在先權利,例如相同或者近似的商標權,或知名商標;或該商標包含他人姓名權、肖像權。
異議提出後,UBIM會設定2個月的「冷卻期」(cooling-off period),此冷卻期如經雙方同意,可延長至1年。冷卻期滿後,商標申請人可要求異議人提供商標註冊資訊及使用證據,並須於60天內回覆。
根據法律規定,官方須於異議提出後24個月內做出決議。對決議不服者,應於收到決議60天內(不得延長)向上訴委員會(Board of Appeals)提出上訴。
註冊商標之權利
商標經註冊後,取得以下權利:
1. 取得該商標於義大利及聖馬利諾共和國(Republic of San Marino)的專用權。
2. 可對有實際衝突的商標提起異議。
3. 可對有實際衝突的商標提起撤銷訴訟。
4. 可對有近似或有混淆誤認之虞的商標提起侵權訴訟。
5. 可將商標授權與第三人使用。
6. 取得申請當局海關查扣進口的偽造商品。
7. 取得商標侵權賠償的權力。
※不可對抗性:自商標註冊日起5年後,商標取得不可對抗性,其註冊的有效性將不可再受到挑戰。另,如商標的所有權人容忍相同或近似之在後商標之使用,自其知悉在後商標之使用情事滿5年後,則不可再提出商標撤銷訴訟。
商標移轉
已註冊的商標可移轉,但必須就其所註冊之全部地理範圍進行,而可針對全部或部分的指定商品∕服務類別進行移轉,但如移轉會令外界產生混淆,則應避免此種移轉,以免因該混淆導致雙方都喪失識別性。「商譽」不須被包含在移轉的標的中。
義大利法律並無對商標移轉之方式有任何要求,即便無書面證明亦可。但為滿足官方登記之目的,證明文件可為經雙方簽署的聲明書(Declaration)或是經認證的移轉契約書(Deed of assignment)。
已註冊的商標移轉不經登記即可生效,但不登記則無法可對抗第三人,未經登記不可對抗在後登記之移轉。
商標授權
商標於申請註冊中及完成註冊後之階段,均可對外授權,其授權可以是部分區域的或全區域性的授權;可以是註冊商品或服務類別的全部或一部;可以是排他(也排除所有權人)或非排他;可以是獨家(包含所有權人)或非獨家。
商標授權可以設定期限,也可無期限限制。
授權文件應載明:授權人與被授權人的姓名、地址、國籍;被授權商標的細節;被授權的商品或服務類別;授權生效日;授權期間;授權的地理範圍;品質保證條款;授權人和被授權人的簽名。
授權文件不需進行公認證,授權無須登記即生效力,未經登記不得對抗第三人。
商標使用證明
商標必須於註冊日起5年內使用,以及不可連續5年未使用,以避免成為商標未使用的撤銷標的。商標未使用的撤銷之訴,可由任何利害關係之第三人提出。
要避免商標成為未使用的撤銷標的,商標須於義大利境內進行商業上、針對指定商品∕服務進行廣泛使用(須個案認定)。然而,使用的量必須足夠維持其市場佔有率。象徵性使用是不足以符合要求,但並不需要定期提出使用證據。
如有進口限制、其他政府政策、不可抗力及其市場障礙等事由導致商標無法使用,可免於被撤銷。
如實際使用的商標與註冊商標略以不同的形式使用,並不會影響商標註冊之效力,並且只要不是變更商標的本質,即原則上允許該情況。已註冊的商標不可透過修改變更,在必要情況之下,建議重新提交申請案。
商標撤銷條件
在義大利,商標撤銷並非行政處分,撤銷程序僅可對法院提出。對已註冊之商標,可依照下列事由提起撤銷訴訟:
1. 商標具有說明性,該商標含有標示或者跡象顯示、指明了該商品∕服務於商業使用上數量、品質、商品價值、該服務所提供的勞務或表示了該商品的獨特性。
2. 商標不具有識別性。
3. 該商標存有誤導、欺騙、詆毀等情事。
4. 該商標本身具有功能性。
5. 依據《巴黎公約》第6條規定,該商標為徽章、國旗或者其他國家象徵。
6. 該商標包含地理標示(geographical indication)。
7. 該商標違反公序良俗。
8. 該商標已經成為一般性名詞,含有獨特標示或者係指習慣使用於現行語言。
9. 該商標包含特定公共利益的象徵或標誌。
10. 該商標有誤導消費者之虞。
11. 該商標於義大利被禁止。
12. 該商標的申請或註冊非基於善意。
海關邊境保護
根據歐盟1383/2003號法,義大利之任一海關均可查扣有侵權嫌疑之進口貨品。商標權人首先必須向位於羅馬之義大利「海關署」(Agenzia delle Dogane)申請,提供欲備案監管商標之有效義大利註冊資訊,及區辨真偽商品之方式,以便取得海關備案紀錄(有效期1年,可延長1年)。
海關在發現有疑似侵權之進口貨品時,會直接通知商標權人,商標權人須於10日內回覆該批貨品是否侵犯其權益。如確係侵權仿冒品,則海關可逕予查扣並啟動後續法定程序。
[1] 該國商標審查範圍僅包含形式審查以及實質審查中的絕對不得註冊事由。
[2] 申請義大利商標可藉由3個方式:(1)進行歐盟商標註冊;(2)在IPTO進行;(3)馬德里國際商標註冊。另外,申請義大利商標在聖馬利諾有效。
[3] 《義大利工業產權法典》第135條第1項。
[4] 《義大利工業產權法典》第176條第1項。