香港雖屬中國之特別行政區,但香港與中國仍保持各自獨立的商標系統。香港商標仍須在香港當地進行註冊。
商標註冊並非取得商標權的必然方法,在先使用亦可建立商標權,香港係採商標使用在先主義。在案件進行正常的狀況(無異議提出),從申請到註冊約需6~11個月。商標註冊有效期間自申請日起算10年,之後每10年繼續延展[1]。
香港商標採用尼斯分類,可跨類申請,但須依跨越的類別支付額外官費。本地不強制要求已註冊商標加註特殊標示,但仍以加上註冊標示為宜,藉此得以公開宣示其註冊地位。如要使用註冊標誌,可選擇®符號。®符號係受香港商標法所承認。
關於香港商標之主要相關規定,以下逐項介紹:
國際締約與優先權
香港係下列與智慧財產權有關條約的締約方:(1)巴黎公約(Paris Convention);(2)尼斯協定(Nice Agreement)。
根據香港商標法(Trade Marks Ordinance, TMO),所謂優先權日僅係當有衝突之申請案時,以該日期來確定何者占先,而非作為商標之註冊日。商標的申請日是依其在香港遞交申請的日期,而非依巴黎公約或WTO之申請日。
商標主要法源
關於商標之規定,為自2003年4月4日開始實施之《商標條例》(第559章)及《商標規則》(第559A章)。
商標主管機關
香港「商標註冊處」(商標登記所)於1874年成立,是世界上歷史最悠久的商標註冊處之一。1949年港英政府合併各種登記處(土地、公司、商標、婚姻等)成立「註冊總署」(General Register Office,又稱登記總署,1993年解散),管理各項登記工作。
1990年7月2日成立「知識產權署」(Intellectual Property Department, IPD),接替註冊總署處理專利註冊、貨品的商標註冊及其他相關工作。同時,知識產權署亦從「律政署」接收處理有關版權事宜的職能。知識產權署轄下的商標註冊處、專利註冊處、外觀設計註冊處和版權特許機構註冊處,分別負責商標、專利、外觀設計和版權特許機構註冊的事宜。
眾律代理申請商標證書樣本
不得註冊商標之種類
下列商標不得註冊:
1. 無「後天識別性」之非可識別商標。
2. 該商標主要係作為非特殊或普遍之姓氏使用。
3. 該商標主要係作為地理位置的名稱。
4. 因商品本身性質而產生之形狀為取得技術成果而需有的商品形狀、賦予商品重大價值之形狀。
地理標示在香港受到商標法關於團體標章及證明標章規定之保護。葡萄酒及食品類產品屬於地理標示保護商品。
申請流程
商標業務代理:申請人若在香港境內無住所或營業所,須提供香港地址以供文件送達,並須委任香港當地之代理人,但不接受郵政信箱以及信件轉寄服務。
申請時程:商標註冊申請案的審查,大約6~11個月。但處理時限自收文日起算,其通知補正、申復、答辯期間或因其他正當事由緩辦之期間不計算在內。
商標檢索:審查過程中,審查員會利用「知識產權署」之商標資料庫檢索,與已註冊、已審定或申請在先的商標加以比對,如有相同或近似,且指定商品、服務相同或類似的情形存在時,審查員會依法駁回申請。故事前之商標檢索,確認有無註冊障礙,實有其必要性。
申請應備文件(外國人或外國企業):
1. 商標註冊申請書
2. 商標圖樣
3. 特殊證明及其他必要文件
一般香港商標申請到註冊約6~11個月。商標提交申請後會開始進入形式審查,約1~6個月的時間,檢查申請表格文件是否有誤,如有需要修改,例如指定商品名稱不符合官方要求,「商標註冊處」則會提出「註冊處通知書」,通知申請人於2個月內提交補正[3]。
商標經過形式審查後會進行實質審查。 如審查員在進行實質審查後察覺有不得註冊事項,例如商標不具有識別性、有近似商標存在等等,則會發出「商標註冊處處長意見通知」,申請人須於6個月內達致有關規定[4],可延期3個月。
審查員收到申請人提交的意見書後會進行再次審查,如再審未過,審查員會再提出意見,申請人須於3個月內再次答辯或要求聆訊;如時間上準備不全可申請延期答辯。如申請人對於「商標註冊處」處長最終處分不服,可於28天內將動議通知書及上訴理由送達「香港高等法院」提起上訴[5]。
另外一面,如審查員在進行審查後認為無不得註冊事由,會發出核准通知,將申請案資料公告在「香港知識產權公報」進行3個月的公告期;公告期內任何人均可提出異議[6],如無人異議將續行領證。商標註冊後約1~2個月內「商標註冊處」將發出「商標註冊證明書」。
香港商標申請流程簡圖如下:
申請案審查內容
申請案審查內容:
1. 必要文件的形式審查。
2. 申請類別,確認所有的商品或服務落在正確的類別。
3. 申請內容的描述是否清楚、可理解的。
4. 是否有說明性:確認該商標的功能是否僅在提供其相關商品或服務的訊息。
5. 是否有識別性:是否足以與其他同類商品或服務之商標進行區別。
6. 是否虛偽誤導:確認該商標是否會有誤導大眾之虞,例如對商品或服務的性質、品質、產地等。
7. 在先衝突:官方檢索是否有可能衝突的在先商標、在先申請之權利。
在審查過程中,可能會涉及之特殊問題:
※共存協議:如因有在先註冊商標,申請案被初步核駁時,可由申請人與在先權利人達成「共存協議」,提交商標局作為核准註冊之參考證據。
※聲明不專用:在香港沒有聲明不專用的制度。
異議
商標申請案在完成初步實質審查後,即予刊登公報,進入異議階段;異議期自公告日起算3個月。如於異議期內提出申請,可要求另延長2個月進行異議。在先權利人、商標被授權人、及任何利害關係人皆可提起異議:
1. 相對事由,如在先權利。
2. 絕對事由,如商標之描述性、無識別性等。
3. 該商標涉及誤導、欺騙、或詆毀。
4. 商標違反著作權。
5. 該商標違反《巴黎公約》第6條著名商標、及以商標所有權人之代理人或者其他代表人的名字註冊之規定;違反《巴黎公約》第8條營業名稱之保護規定。
6. 已註冊之外觀設計專利。
7. 個人姓名權。
8. 商標包含了未經授權使用的受特別保護之徽記或國家象徵。
註冊商標之權利
商標經註冊後,取得以下權利:
1. 取得該商標於香港的專用權。
2. 可對在後之衝突商標提出異議或撤銷訴訟。
3. 可對第三方使用近似而有混淆之虞的商標提起侵權訴訟。
4. 可將商標授權與第三人使用。
5. 有權請求海關當局查扣進口的偽造商品。
6. 獲得侵權損害賠償。
商標移轉
申請中及已完成註冊之商標均可移轉,但必須就其申請之地理範圍全部移轉。移轉之商品或服務類別可對其所申請∕註冊之全部或一部進行移轉。
商標移轉不需要移轉合約及代理委託書,僅須提交移轉申請書。移轉申請書內容須包含:轉讓人與受讓人的姓名、地址;移轉的商標細節;移轉之地理範圍;移轉之商品或服務類別;移轉生效日。商標移轉不須登記即生效力,但登記後始能有效對抗商標使用之利益衝突,被移轉人也唯有在登記後才有資格提出侵權訴訟及取得侵權賠償。
商標授權
申請中或已完成註冊之商標均可進行授權。註冊商標授權,可設定期限,亦可無期限。商標所有權人應控制被授權商品或服務之品質。在香港,登記註冊商標的使用人是記錄他人使用商標權利的唯一方式,但使用人登記在香港並非強制性的。此外,使用者權利並非僅由使用人登記來取得,使用者權利通常是依據與商標所有權人所簽署的合約產生。
已註冊商標提供授權,可以是部分區域的或全區域性的授權;可以是註冊商品或服務類別的全部或一部;可以是排他(也排除所有權人)或非排他;可以是獨家(包含所有權人)。由相關企業使用已註冊商標不須取得授權。
授權文件應載明:授權人與被授權人的姓名、地址;被授權商標的細節;被授權的商品或服務類別;授權生效日;授權期間;授權的地理範圍;授權人和被授權人的簽名授權文件不需公認。授權不需登記,但登記有助於證明商標之使用。如商標授權未登記,將無法有效對抗商標使用之利益衝突,且無法進行侵權訴訟取得賠償。除非在授權的日期起計的6個月期間內提交授權申請,否則被授權人無權就在該項授權登記核准之前的期間內的侵權事宜獲得損害賠償或獲得所交出的利潤。
商標使用證明
商標未使用可為撤銷商標理由,自註冊日起算,商標應於3年內使用,並在他人提起撤銷之訴前3年內使用,以避免被撤銷。商標未使用的撤銷之訴,可由任何有利害關係之第三人或任何人提出。
要滿足使用要求,商標應使用於香港域內;如係「真實使用」其使用數量可為最小。如商標未使用係基於進口限制、其他政策因素而導致無法使用,得免於撤銷。
未使用之商標如係在他人提出撤銷訴訟之前恢復使用,而其恢復使用之準備係在所有權人知悉撤銷之訴被提起之前,或可免除被撤銷。
如實際使用的商標是以註冊商標調整修改後的形式呈現,只要兩者差異不大,且修改並沒有明顯改變註冊商標的識別特點,依個案情形或可被允許,細節須再諮詢當地商標代理人。為維持商標的註冊地位及延展商標,實際使用的商標必須保持原註冊商標之本質特點,且未變動其識別特點。已註冊之商標無法進行修改,如有需要應重新申請。
商標撤銷條件
對已註冊之商標如有下列情況,得提起撤銷訴訟:
1. 商標包含了一般營業中用以顯現商品或服務之種類、品質、數量、意圖目的、價值或其他特性之標示或指示。
2. 商標不具有識別性。
3. 該商標存有誤導、欺騙、詆毀等情事。
4. 商標具有功能性。
5. 該商標違反《巴黎公約》第6條之規定(著名商標;徽章、國旗或者其他國家象徵及以商標所有權人之代理人或者其他代表人的名字註冊)。
6. 通用性,該商標包含了已慣用於現行語言或現行交易行為中的標誌或指示。
7. 商標包含地理標示。
8. 該商標違反公序良俗。
9. 該商標包含了特定公共利益之標誌徽記
10. 該商標被以有誤導性之方式使用。
11. 該商標在香港被禁止。
12. 商標的申請具有惡意或欺騙性。
13. 商標註冊過程違反規定。
14. 商標未使用。
對於防禦商標(defensive mark)、團體標章(collective marks,港稱「集體商標」)及證明標章(certification marks,港稱「證明商標」)有額外的撤銷事由:
(1) 防禦商標(defensive mark):香港商標法第60條之(6)明定:(a)該商標並無以其他形式以註冊防禦商標的擁有人的名義註冊;或(b)該註冊商標現予使用或曾予使用的範圍並不符合防禦商標之規定。
(2) 團體標章(collective marks):香港商標法,附表3第13條明定:(a)擁有人使用該集體商標的方式已導致該商標可能會以…所提述的方式誤導公眾,或擁有人容許以某方式使用該商標,而該方式已導致該商標可能會以…所提述的方式誤導公眾;(b)擁有人沒有遵守亦沒有確保他人遵守管限使用該集體商標的規例;或(c)該等規例已被修訂,以致該等規例-(i)不再符合本附表第5(2)條及《規則》所施加的任何其他規定;或(ii)違反廣為接受的道德原則。
(3) 證明標章(certification marks):香港商標法,附表4第15條明定:(a)擁有人已開始經營…所述的行業或業務;(b)擁有人使用該證明商標的方式已導致該商標可能會以…所提述的方式誤導公眾,或擁有人容許以某方式使用該商標,而該方式已導致該商標可能會以…所提述的方式誤導公眾;(c)擁有人沒有遵守亦沒有確保他人遵守管限使用該證明商標的規例;(d)該等規例已被修訂,以致該等規例-(i)不再符合…所施加的任何其他規定;或(ii)違反廣為接受的道德原則;或(e)擁有人不再具資格證明該證明商標註冊所涉的貨品或服務。
撤銷訴訟並無提起的期限,任何時候皆可提出。任何人皆得提起撤銷訴訟。
海關邊境保護
香港海關負責執行一切有關侵犯智慧財產權(知識產權)的刑事工作。海關負責調查涉嫌侵犯商標、版權以及虛假說明的投訴。該部門具有頗大的搜查權和扣押權,並與海外執法機關及商標和版權擁有人合作,打擊侵犯知識產權權益的行為。
按照中國香港根據世界貿易組織《與貿易有關的知識產權協議》所須履行的義務,香港海關會在邊境採取執法措施,協助保障版權和商標擁有人名下註冊商品的權益。版權持有人或商標擁有人若發現知識產權被侵犯,可聯絡香港海關[7]。 舉報偽冒商標活動時,商標擁有人應向香港海關提供以下資料:(1)有關之商標註冊證明書以證明有關商標已在香港特區註冊;(2)正貨及贋品的樣本;(3)若非由商標擁有人提出備案,則有關人士必須先得到現時商標擁有人的書面授權,以代表其完成備案程序及協助海關稍後進行刑事檢控及其他法律行動;以及(4)由商標擁有人以書面委任一名合資格的驗證人員,以驗證扣押品之真偽、負責提供證據及於法庭上作供。
[1] 延展日前6個月開始受理延展申請,逾期有12個月的寬限期,並需繳納滯納金。在逾期7~12月間辦理延展,必須提報逾期辦理的正當理由,且商標局有權決定是否接受該說明並決定是否接受申請延展。
[2] 香港商標條例:(1)「任何能夠將某一企業的貨品或服務與其他企業的貨品或服務作出識別並能夠藉書寫或繪圖方式表述的標誌」,皆可註冊為商標:(2)「商標可由文字(包括個人姓名)、徵示、設計式樣、字母、字樣、數字、圖形要素、顏色、聲音、氣味、貨品的形狀或其包裝,以及該等標誌的任何組合所構成。」(3)「即使某一標誌是用於某一企業的貿易或業務所附帶的服務,該標誌仍可構成商標,不論該服務是否為金錢或金錢的等值而提供的。」
[3] 《香港商標規則第559A章》第10-2條。
[4] 《香港商標規則第559A章》第12-1條。
[5] 《香港商標條例第559章》第84條。
[6] 《香港商標條例第559章》第44條。
[7] 香港知識產權署網站http://www.ipd.gov.hk/chi/intellectual_property/ip_hk.htm。