在祕魯,商標係採取先申請主義,須以註冊方式取得商標權。僅在特例情況下可由使用事實建立商標權,例如依泛美公約(Pan-American Convention)所提出之抗辯。在案件進行正常的狀況之下(無異議),從申請到註冊約需4~5個月。
商標註冊有效期間自註冊日起算10年,此後每10年可續辦延展。
祕魯採用尼斯分類。祕魯商標申請可跨類申請,須以跨越的類別數量計算該申請案應支付之官費。
祕魯不強制要求已註冊商標須放上註冊標誌,實務上仍以加上註冊標示為宜,藉此得以公開宣示其商標受保護之地位。商品如有包含地理名稱之商標,必須同時標明該產品的實際生產地。未註冊商標如擅自使用®符號,係違反商標法而為絕對禁止之行為。如要使用註冊標誌,可選擇®符號或相同意義者如M.R.。®符號在祕魯為法律明文承認。
關於祕魯商標之主要相關規定,以下逐項介紹:
國際締約與優先權
祕魯係下列與智慧財產權有關條約的締約國:(1)巴黎公約(Paris Convention);(2)商標法條約(Trademark Law Treaty);(3)里斯班協定(Lisbon Agreement)。依據《巴黎公約》規定,該公約任何成員國國民或成員國內有住所或營業所的非公約國國民,已在公約國內某一國家正式提出商標註冊申請者,於6個月內,在其他國家就同一商標在相同商品上提出的申請享有優先權。如果申請人的國籍是世界貿易組織、或安第斯條約(Andean Pact)的成員國,在母國提交商標申請後6個月內在祕魯主張母國在先的商標申請日。
祕魯另簽署多個與智慧財產權相關之雙邊條約、多邊條約、及區域經濟一體化條約如附表。
商標主要法源
祕魯主要之智慧財產權法規包含:1996年版權法(第822號令)、2004年打擊盜版法(第28289號令)、2008年國家競爭防禦及智慧財產權保護局組織和功能法(第1033號法令)、2008年版權、鄰接權和商標邊境保護措施(第1092號法令)、2014年修正版權法(第30276號令)及多項相關實施規章與細則等。
商標主管機關
祕魯智慧財產權主要之權責機關為「國家競爭防禦及智慧財產權保護局」(National Institute for the Defense of Competition and Intellectual Property Protection, INDECOPI)。
眾律代理申請商標證書樣本
不得註冊商標之種類
下列商標不得註冊:
1. 商標違反公序良俗。
2. 一般性通用名詞。
3. 國家、省份、區域、地區或國際組織之名稱、旗幟或標誌。
4. 不具識別性商標,且無法取得後天識別性者。
地理標示在祕魯受到特別法、商標法關於團體標章或證明標章之保護,及反不正當競爭法與消費者保護法等之保護。祕魯所有產品均在受保護之列。
申請流程
商標業務代理:申請人若在祕魯境內無住所或營業所,須提供祕魯地址以供文件送達,並須委任祕魯當地之代理人。
申請時程:商標註冊申請案的審查,大約4~5個月。但處理時限自收文日起算,其通知補正、申復、答辯期間或因其他正當事由緩辦之期間不計算在內。
商標檢索:審查過程中,審查員會利用INDECOPI之商標資料庫檢索,與已註冊、已審定或申請在先的商標加以比對,如有相同或近似,且指定商品、服務相同或類似的情形存在時,審查員會依法駁回申請。故事前之商標檢索,確認有無註冊障礙,實有其必要性。
申請應備文件(外國人或外國企業):
1. 商標註冊申請書。
2. 代理授權委託書。
3. 商標圖樣。
4. 特殊證明及其他必要文件。
一般祕魯商標申請到註冊約4~5個月期限。商標提交申請約15天到1個月內會開始進入形式審查,檢查申請表格文件是否有誤,如有需要修改,例如指定商品名稱不符合官方要求,官方則會發「補正通知書」,通知申請人於60天內提交補正。
商標經過形式審查後會進入為期一個月的公告期[1];在公告期間任何人可提交異議,如無人異議則進入實質審查程序。如審查員在進行審查後認為無不得註冊事由,INDECOPI將核發「商標註冊證」。
如審查員在進行實質審查後察覺有不得註冊之事項,例如商標不具有識別性、有近似商標存在等等,則會發出「核駁決定書」,申請人可於15天內向INDECOPI申請複審(Reconsideration),抑或向「上訴主管機關」(Head of the Office of Distinct Signs)提起上訴。
祕魯商標申請流程簡圖如下:
申請案審查內容
商標申請註冊之審查,可分為「形式審查」及「實質審查」兩部份。前者審查係指申請提交之應備文件資料是否滿足法定要件,如查核申請書內容填寫是否充份、清晰;提交書證或有關手續是否完備,以初步決定是否受理申請案。實質審查則係審查申請之商標是否具備法定之註冊條件,包含「絕對理由」(是否受到法律之禁用)及「相對理由」(是否具備商標之構成要素、有無在先衝突)。
審查內容一般包含:(1)必要文件的形式審查;(2)申請類別,確認所有的商品∕服務指定在正確的類別;(3)申請內容的描述是否清楚、可理解;(4)是否有說明性;確認該商標的功能是否僅在提供其相關商品或服務的訊息;(5)是否有識別性;是否足以與其他同類商品或服務之商標進行區別;(6)是否虛偽誤導;確認該商標是否會有誤導大眾之虞,例如對商品或服務的性質、品質、產地等;(7)在先衝突:官方檢索是否有可能衝突的在先商標、在先申請之權利。
在審查過程中,可能會涉及之特殊問題:
※ 聲明不專用:祕魯沒有聲明不專用的制度(對於其商標的某不具識別性元素表達放棄其專用)。
異議
商標申請案在完成初步形式審查後,即予刊登公告,進入異議階段;異議期自公告日起算30日。在先權利人、被授權人或任何利害關係人皆可提起異議;另根據安第斯條約組織(Andean Community)第486號決議,凡是在組織成員國(玻利維亞、哥倫比亞、厄瓜多、祕魯)中註冊或申請商標者,即有權對其他成員國之申請商標註冊案提出異議。
商標申請之異議理由,包含以下事項:
1. 在先權利,如已有在先註冊或在先申請之相同或近似商標存在。
2. 商標具有描述性,該商標包含了一般營業中用以明顯表示或暗示之商品或服務之種類、品質、數量、意圖目的、價值或其他特性之標示或指示。
3. 該商標不具識別性。
4. 該商標涉及誤導、欺騙、或詆毀。
5. 商標違反著作權。
6. 該商標違反《巴黎公約》第6條著名商標、國家標誌之保護及以商標所有權人之代理人或者其他代表人的名字註冊之規定;及違反《巴黎公約》第8條營業名稱之保護規定。
7. 商標係一般通用名詞,即,該商標包含了已慣用於現行語言或現行商業交易行為中的標誌或指示。
8. 已註冊之外觀設計專利。
9. 個人姓名權。
10. 商標違反公序良俗。
11. 商標申請具惡意。
12. 商標包含地理標示。
13. 商標包含了未經授權使用的受特別保護之徽記或國家象徵。
14. 商標包含了商品的普遍形狀。
註冊商標之權利
商標經註冊後,取得以下權利:
1. 取得該商標於祕魯的專用權。
2. 可對在後之衝突商標提出異議或撤銷訴訟。
3. 可對第三方使用近似而有混淆之虞的商標提起侵權訴訟。
4. 可將商標授權第三人使用。
5. 有權請求海關當局查扣進口的偽造商品(商標註冊資訊須先在海關進行登記)。
6. 獲得侵權損害賠償。
※ 不可對抗性:商標自註冊日起5年後不可被撤銷,但此一形況僅限於基於相對理由。如基於絕對理由提起撤銷,則無時間限制。
商標移轉
申請中或已註冊商標均可移轉,但必須就其申請∕註冊地理範圍之全部,其申請∕註冊之商品∕服務類別則可進行全部或部分移轉。(技術上可作成共同持有協議(Co-ownership Agreement),以協議規範共同持有人分別持有不同商品∕服務類別之使用權);「商譽」不須被包含在申請中商標的移轉標的中。
移轉合約中須包含:轉讓人與受讓人的姓名、地址;移轉的商標細節;移轉之地理範圍;移轉生效日;雙方簽名;移轉對價(實際或名義的)。如提交之移轉文件為正本,則不須公證。申請中之商標移轉不以登記為生效要件。
商標授權
申請中或已註冊之商標均可授權,授權可以是部分區域或全區域性之授權;可以是申請∕註冊商品∕服務類別之全部或一部份;可以是專屬授權(排除所有權人)或非專屬授權;可以是獨家授權(不排除所有權人)或非獨家授權。
由相關企業使用已註冊商標不須取得授權。已註冊商標之授權,可設定期限,亦可無期限。
授權文件應載明:授權人與被授權人的姓名、地址;被授權商標的細節;被授權的商品或服務類別;授權生效日;授權期間;授權的地理範圍;品質保證條款;授權人和被授權人的簽名。如提交之移轉文件為正本,則不須公證。授權不須登記;但申請中商標之授權,須於通過審查獲得註冊後始生效力。
商標使用證明
商標未使用可成為商標撤銷事由。商標撤銷可由任何利害關係人提起。商標必須自註冊日起3年內有使用事實,才能避免成為商標未使用的撤銷標的。
目前祕魯商標法並無要求商標所有權人提出使用證明以維持、或延展商標;然官方刻正起草修改加強商標所有權人此方面之責任。
要滿足商標使用的要求,必須在安第斯條約組織成員國任一使用,且數量須達商業規模。INDECOPI不要求商標所有權人定期提出使用證明。
如實際使用的商標是以註冊商標調整修改後的形式呈現,只要兩者差異不大,且修改並沒有明顯改變註冊商標的識別特點,是被允許的。已註冊的商標不可透過修改申請進行變更,如有需要應再重新申請。
商標撤銷條件
如係基於相對理由,撤銷程序提出期限為自註冊日起5年;其他理由則無提起的期限。商標撤銷程序,可由任何利害關係人提出。
針對已註冊之商標,得以下列理由提起撤銷訴訟:
1. 在先權利。
2. 商標具有描述性,該商標包含了一般營業中用以明顯表示或暗示之商品或服務之種類、品質、數量、意圖目的、價值或其他特性之標示或指示。
3. 該商標不具識別性。
4. 該商標存有誤導、欺騙、詆毀等情事。
5. 該商標本身具有功能性。
6. 違反著作權。
7. 已註冊之外觀設計專利。
8. 個人姓名權。
9. 商標係一般通用名詞,即該商標包含了已慣用於現行語言或現行商業交易行為中的標誌或指示。
10. 該商標違反公序良俗。
11. 商標的申請或註冊存在欺騙性或惡意。
12. 侵害知名商標。
13. 商標名稱包含在先之營業名稱。
海關邊境保護
智慧財產權所有人必須在海關的監督系統進行登記,以獲得秘魯海關的邊境保護。依據智慧財產所有人之請求,或依海關自身之職權行為,秘魯海關可扣留侵權商品(暫停進口貨物通關)。海關依智財權人之請求進行之扣留,只有10天;如智財權人能證明侵權訴訟已經立案,該扣留可再延長10天。惟若無法院之禁令,海關須終止其扣押並將其商品歸還。
[1] 原來之公告流程為:申請案經審查確認所有法定形式要件完備後,INDECOPI會核發書面通知給政府公報(Diario El Peruano)之管理部門;由於該公報部門並非INDECOPI所管轄,要刊登公告,申請人須額外支付一筆費用。祕魯政府於2015年9月通過一簡政法案(No.1212),其中關於智財公告部份(含商標),將改為由INDECOPI直接於電子公報(Electronic Gazette)予以公告。