肯亞商標採使用在先主義,註冊非取得商標權的唯一手段,亦可透過在先使用取得商標權。在案件進行正常的狀況之下,從申請到註冊約需5~12個月。肯亞商標採尼斯分類,可跨類申請。
商標註冊有效期間自申請日起算10年,期滿可續行延展,每次得延展10年。
對於已註冊商標,是否放上特殊標示並非強制要求,但仍以標示區別為宜。如果要放上特殊標識,可以使用TM及®,未註冊而使用®標誌係屬違法行為;而在商標侵權案件中,未加註標示之商標權人可能無法取得損害賠償。
關於肯亞商標之主要相關規定,以下逐項介紹:
國際締約與優先權
肯亞係下列與智慧財產權有關條約的締約國:(1)巴黎公約(Paris Conven- tion);(2)馬德里議定書(Madrid Protocol);(3)馬德里協定(Madrid Agreement);(4)尼斯協定(Nice Agreement);(5)商標法條約(Trademark Law Treaty);(6)尼諾比條約(Nairobi Treaty)。
依據《巴黎公約》規定,該公約任何成員國國民或成員國內有住所或營業所的非公約國國民,已在公約國內某一國家正式提出商標註冊申請者,於6個月內,在其他國家就同一商標在相同商品上提出的申請享有優先權。
商標主要法源
肯亞商標保護之法律為《2009年商標法》(Trade Marks Act, Chapter 506 Laws of Kenya, 2009)及《商標條例》(The Trade Marks Rules)。
商標主管機關
肯亞之商標及其他工業產權之主管機關為「貿易及工業部」(Ministry of Trade and Industry)下之「肯亞工業產權署」(Kenya Industrial Property Institute, KIPI),著作權則由「著作權處」(The Kenya Copyright Board, KECOBO)負責。
可註冊商標類型
不得註冊商標之種類
下列商標不得註冊:
1. 商標違反公序良俗。
2. 無識別性。
3. 具有毀謗或侮辱性。
4. 有欺騙或誤導大眾之虞者。
5. 外國國家元首之圖像。
6. 國際組織的頭銜或縮寫。
申請流程
商標業務代理[1]:申請人若在肯亞境內無住所或營業所,須提供肯亞地址以供文件送達,並須委任肯亞當地之代理人。
申請時程:商標註冊申請案的審查,大約5~12個月。但處理時限自收文日起算,其通知補正、申復、答辯期間或因其他正當事由緩辦之期間不計算在內。
商標檢索:審查過程中,審查員會利用KIPI之商標資料庫檢索,與已註冊、已審定或申請在先的商標加以比對,如有相同或近似,且指定商品、服務相同或類似的情形存在時,審查員會依法駁回申請。故事前之商標檢索,確認有無註冊障礙,實有其必要性。
申請應備文件(外國人或外國企業):
1. 商標註冊申請書[2]。
2. 代理授權委託書。
3. 商標圖樣。
4. 特殊證明及其他必要文件。
一般肯亞商標申請到註冊約5~12月。商標提交申請後會開始進入形式審查,檢查申請表格文件是否有誤,如有需要修改,例如指定商品名稱不符合官方要求,KIPI則會提出「補正通知」,通知申請人限期提交補正。
商標經過形式審查後會進行實質審查。如審查員在進行實質審查後察覺有不得註冊事項,例如商標不具有識別性、有近似商標存在等等,則會發出「核駁通知」,申請人須限期提交答辯、亦可進行聽證。
審查員收到申請人提交的意見書後會進行再次審查。如申請人對於KIPI最終處分不服,可於60天內向「肯亞高等法院」(High court)提起上訴(Appeal)[3]。
另外一面,如審查員在進行審查後認為無不得註冊事由,會發出核准通知,KIPI會將申請案資料公告在公報(Industrial Property Journal)[4] 上進行60天的公告期;公告期內任何人均可提出異議[5],如無人異議將核准領證,申請人須於限期繳納領證官費。經繳納領證費後KIPI將發出「商標註冊證」。
肯亞商標申請流程簡圖如下:
※ 加速審查:申請肯亞商標可要求加速審查,且不需額外費用,但須提出請求加速審查之事由,例如當申請人希望可以依據馬德里議定書(Madrid Protocol)或馬德里協定(Madrid Agreement)而提出國際申請案時,可為加速審查之正當事由。 |
申請案審查內容
商標申請註冊之審查,可分為「形式審查」及「實質審查」兩部份。前者係指申請提交之應備文件資料是否滿足法定要件的審查,如查核申請書內容填寫是否充份、清晰;提交書證或有關手續是否完備,以初步過濾決定是否受理申請案。實質審查則係審查申請之商標是否具備法定之註冊條件,包含「絕對理由」(是否受到法律之禁用)及「相對理由」(是否具備商標之構成要件、有無在先衝突)。
審查內容一般包含:(1)必要文件的形式審查;(2)申請類別,確認所有的商品或服務指定在正確的類別;(3)申請內容的描述是否清楚、可理解的;(4)是否有說明性:確認該商標的功能是否僅在提供其相關商品或服務的訊息;(5)是否有識別性:使一般消費者能夠辨別或購買商品∕服務;(6)是否虛偽詐欺情事:確認該商標是否有虛偽詐欺等不法情事;(7)在先衝突:是否有在先商標、在先提出的申請案、或者在先未登記的權利。
在審查過程中,可能會涉及之特殊問題:
※並存協議:如因有在先註冊商標,申請案被初步核駁時,申請人如能與在先商標所有權人達成有效的並存協議,該協議可作為核准註冊之佐證,協議的被接受與否係由KIPI自行裁量。
※聲明不專用:肯亞有聲明不專用的制度[6](對於其商標的某不具識別性元素表達放棄其專用)。
異議
商標申請案於審查完成,即予公告,開始進入為期60天的異議階段。任何利害關係人均可於期限內提出異議(須同時提交副本,副本由KIPI轉發給商標申請人)。商標申請人在接獲異議副本後,應於42天內提出答辯(同樣須同時提交副本,副本由KIPI轉發給異議人);如申請人未能於期限內答辯,則該商標申請將被視同放棄。
異議人在獲得申請人答辯副本後,可於42天內再提出支持其異議之證據宣誓聲明(Statutory Declaration,同時副本副知申請人);如未能提出,其異議將被視同放棄。申請人在收到異議人證據聲明後,亦須於42天內同樣提出聲明,並副知異議人,異議人須於收件後1個月內再提出回應聲明,此後雙方無須再提出答辯或證據,除非KIPI特別要求[7]。
最後由KIPI召開聽證,最後做出核准與否之裁定。對裁定不服者,可於60天內向高等法院提出上訴。
註冊商標之權利
商標經註冊後,取得以下權利:
1. 取得該商標於肯亞的專用權。
2. 可對有實際衝突的商標提起異議。
3. 可對有實際衝突的商標提起撤銷訴訟。
4. 可對有近似或有混淆誤認之虞的商標提起侵權訴訟。
5. 可將商標授權與第三人使用。
6. 取得申請當局海關查扣進口的偽造商品。
7. 取得商標侵權賠償的權利。
8. 取得禁制令以對抗侵權商標的權利。
※不可對抗性:只要不是出於詐欺,自商標註冊日起7年後,商標取得不可對抗性。
商標移轉
已註冊的商標始可辦理移轉,僅可進行全國性的商標移轉,不可僅限於特定地區。移轉範圍可針對全部或是部分指定商品∕服務進行移轉。「商譽」不須包含在商標的移轉標的中,但須特別註明在移轉合約中是否隨商標一併移轉[8]。
商標移轉合約須包含:轉讓人及受讓人的姓名及地址、移轉的商標細節、移轉的指定商品∕服務名稱、移轉的國家、移轉生效日期、轉讓人、受讓人及見證人的簽名;另,移轉需具有約因,即移轉對價,無論是實質或名義上的。
已註冊的商標移轉須經登記始生效,登記後方可對抗第三人。
商標授權
審查中商標不可授權,僅完成註冊之商標始可對外授權。授權可以是部分區域的或全區域性的授權;可以是註冊商品或服務類別的全部或一部;可以是排他(也排除所有權人)或非排他;可以是獨家(包含所有權人)或非獨家。
已註冊商標授權,可以設定期限,也可無期限限制。
授權文件應載明:授權人與被授權人的姓名、地址、國籍;被授權商標的細節;被授權的商品或服務類別;授權生效日;授權期間;授權的地理範圍;品質保證條款;授權人和被授權人的簽名(簽名須證人見證)。
授權文件不需進行公認證,授權無須登記即生效力。但登記可幫助執行、並且幫助證明該商標有使用的事實。
商標使用證明
商標必須在註冊日起5年內使用,不可連續5年(或更久)未使用,以避免成為商標未使用的撤銷標的。商標未使用的撤銷之訴,可由任何利害關係之第三人提出,撤銷理由為缺乏使用該註冊商標的善意意圖或者自註冊日起連續5年未使用該商標。
要避免商標成為未使用的撤銷標的,商標須於肯亞境內進行商業上、針對指定商品∕服務進行使用,但並不需要定期提出使用證據。如有進口限制及其他政府政策,可免於被撤銷。
如實際使用的商標與註冊商標略以不同的形式使用,並不會影響商標註冊之效力,並且只要不是變更商標的本質,即原則上允許該情況。已註冊的商標有可能透過修改變更。
商標撤銷條件
已註冊之商標如有下列情況,可提起撤銷,須自註冊日起算7年內提出,可由任何利害關係之第三人或是在先權利人提出:
1. 商標具有說明性,該商標含有標示或者跡象顯示、指明了該商品/服務於商業使用上數量、品質、商品價值、該服務所提供的勞務或表示了該商品的獨特性。
2. 商標不具有識別性。
3. 該商標存有誤導、欺騙、詆毀等情事。
4. 該商標本身具有功能性。
5. 依據《巴黎公約》第6條規定,以商標所有權人之代理人或者其他代表人的名字註冊。
6. 該商標包含地理標示(geographical indication)。
7. 該商標違反公序良俗。
8. 該商標已經成為一般性名詞,含有獨特標示或者係指習慣使用於現行語言。
9. 該商標包含特定公共利益的象徵或標誌。
10. 該商標有誤導消費者之虞。
11. 該商標於肯亞被禁止。
12. 該商標註冊日起連續5年未使用。
13. 該商標的申請或註冊非基於善意。
海關邊境保護
欲防止仿冒品進出口肯亞,商標權人可向肯亞海關及「反仿冒局」(Anti- Counterfeit Agency)提供商標註冊證明資料備案。「反仿冒局」會在貨物清關前進行調查,如查有仿冒事實,侵權商品將被退回出口國或直接予以查扣。
[1] 申請肯亞商標可藉由3個方式:(1)進行ARIPO國際商標註冊;(2)在KIPI進行;(3)馬德里國際商標註冊。
[2] 自2016年6月起,提交公司註冊登記申請的公司名稱如果包含已註冊的商標名稱,會收到公司註冊處處長的駁回通知;但是如果提交商標權人的同意書,公司名稱登記可核准。故建議如果要在肯亞進行公司登記時可一併將公司名稱進行商標註冊登記。
[3] 《肯亞商標法》第20條第4項。
[4] KIPI於2011年通知將以電子公報的方式進行公告。
[5] 《肯亞商標法》第21條。
[6] 《肯亞商標法》第17條。
[7] 《肯亞商標條例》第46~52條。
[8] 不包含商譽的移轉須公告在KIPI的公報上。