在提出發明專利申請後,申請人及/或發明人念茲在茲的是什麼時候能夠收到官方的初步審查意見以及最終的審查結果。然而,目前各主要專利局申請量快速成長,但審查人力不見得能夠相應的增加。
在目前一般審查程序下,各主要專利局在進入申請案收文至發出第一次審查意見,通常需要等待超過20個月。收到第一次審查意見後,申請人與專利局之間各項文書往返甚至當面進行面談,往往又會耗去3個月至1年時間。若是再加計後續可能發生的再審查、訴願等程序所需的時間(各國的程序用語不同),則有可能再多加上一至數年的時間。
在目前變化快速且競爭激烈的市場中,專利審查的延宕,有可能產生下列問題:
對於專利權人而言,由於該專利申請遲遲未能確定是否獲准,而相關技術又隨著產品上市公開。這些技術將成為市場競爭者與追隨者的仿效,而形同權利受到「侵害」。但此種「侵害」在沒有取得專利權的基礎下,並無實質權利可以主張,專利申請人在此種情況下的實質損失將難以評估。
縱使各國專利法設有公開後至核准公告前的補償機制(如我國專利法第41條),此一補償所能填補的損害也可能相當有限。就筆者所知,目前在我國專利民事判決也尚未見有專利權人成功透過專利法第41條取得補償金。
就市場競爭者而言,尚未取得權利的專利申請案不論是核准獲證與否,抑或是核准獲證之後的實質權利大小都不易評估。但專利早期公開已經足以構成隱憂。
更甚者,專利權人已經可以透過專利法第41條第1項規定的「以書面通知」達成實質上的警告效果(雖說文書的書面用語並非「警告函」),這就相當於專利申請人利用仍不確定是否能存在的權利向競爭對手進行攻擊。
因此,如何在各主要專利局使用加速審查及優先審查等合適的方式使專利申請案儘快完成審查程序,以下將分段就各主要專利局的主要申請課題進行介紹,且附加適度註解,以便瞭解。
1.加速審查:
1.1台灣案申請加速審查(原發出審查結果所需時間約18個月)的要點。
依申請加速審查應具備之要件區分:
a. 外國對應申請案註1經外國專利局實體審查而核准。
需附文件:申請書、外國對應申請案已核准claim、審查意見通知書影本、檢索報告影本、外國對應申請案與本案claim之差異說明、外國對應申請案違反新穎性或進步性之非專利文獻影本(若有)。
所需規費:不需規費。
加速效果:於文件齊備後發出審查結果所需時間約6個月。
b. 外國對應申請案經美日歐專利局核發審查意見通知書及檢索報告但尚未審定者。
需附文件:除增加針對若有引證文獻指出該對應案違反新穎性或進步性的本案具可專利性之理由以外,其餘同上。
所需規費:不需規費。
加速效果:claim有差異,於文件齊備後發出審查結果所需時間約6個,claim無差異約9個月。
c. 為商業上之實施所必要者。註2
需附文件:申請書、申請人商業上實施必要之相關證明文件,如上述註2。
所需規費:NT4000/件。
加速效果:於文件齊備後發出審查結果所需時間約6個月。
d. 所請發明為綠色技術相關者。註3
需附文件:申請書、本案為綠色技術相關說明。
所需規費:NT4000/件。
加速效果:於文件齊備後發出審查結果所需時間約6個月。
1.2中國大陸案申請加速審查的要點
由於中國大陸審查制度是採公開後才進行審查,故可利用請求提早公開之方式,讓專利案儘早進入審查。而相較一般申請案約可提早一年的時間進入審查。
1.3美國案申請加速審查(原發出審查結果所需時間約12個月)的要點
依申請加速審查應具備之要件區分:
a. 發明專利申請(含繼續申請, RCE)、獨立項不得超過3項、請求項總數不得超過20項、不得包含任何多項附屬項。
需附文件:對申請進行先前技術檢索報告、揭露檢索方式、提交加速審查支持文件(AESD)(包括信息披露聲明(IDS),在其中引用被認為與每項權利要求的主題密切相關的參考文獻。此外,申請人必須指出被參考文獻公開的所有權利要求限定,寫明在所引用的參考文獻中何處公開了這些限定,並詳細解釋為什麼認為該權利要求相對於所引用的參考文獻具有可專利性。註4
所需規費:大型實體為USD140,小型實體和微型實體則分別有50%和75%的折扣。
加速效果:批准優先審查後的12個月內向申請人提供最終審查決定。
b. 符合改善環境質量、有助於能源的開發或節約、有助於反恐主義。
需附文件:同上。
所需規費:不需規費。
加速效果:批准優先審查後的12個月內向申請人提供最終審查決定。
1.4日本案申請加速審查(原發出審查結果所需時間約27個月)的要點
依申請加速審查(又稱早期審査)應具備之要件區分:
a. 個人或中小實體。註5
需附文件:先前技術檢索、先前技術與本發明的比對資料。註6
所需規費:沒有官方費用。
加速效果:最快2-3個月。
由於下列各項依申請加速審查相關規定而需附文件、所需規費及加速效果皆與上相同,故僅列出其他各項要件。
b. 學術機構或技術授權組織(TLO)。
c. 商業已實施或已有兩年內商業實施計畫的發明申請案。
d. 國際上(包括PCT)已提出申請。註7
e. 直接與環境科技(綠能)相關。
f. 來自大地震災區的申請。
g. 基於亞洲商業法的相關申請案,也就是相關法律規範下的研發行為的相關申請案。
1.5歐洲案申請加速審查(原發出審查結果所需時間約28-36個月)的要點
只要申請案進入審查階段,任何時刻皆可提出歐洲發明申請加快處理程序(PACE)請求註8。
需附文件:線上申請(填寫官方指定的EPO Form1005表格)。註9
所需規費:沒有官方費用。
加速效果:受理PACE請求,EPO將盡一切努力於3個月內發出下一次OA。
2.優先審查
2.1台灣案申請優先審查(原發出審查結果所需時間約18個月)的要點
依申請優先審查應具備之要件區分:
a. 申請案已公開。
需附文件:申請書、非專利申請人為商業上實施有關之證明文件。
所需規費:不需規費。
加速效果:無實際規定,且筆者未得到實際案例的加速效果。
由於下列各依應具備之要件區分的申請優先審查的需附文件、所需規費及加速效果皆與上相同,故僅列出其他各項要件。
b. 已提實體審查。
c. 他人為商業上實施。
d. 舉發案涉及侵權訴訟案件之審理者。
2.2中國大陸案申請優先審查(原發出審查結果所需時間約24個月)的要點
依申請優先審查應具備之要件區分:
a. 涉及節能環保、新一代資訊技術、生物、高端裝備製造、新能源、新材料、新能源汽車、智慧製造等國家重點發展產業。註10
需附文件:電子申請註11、辦理優先審查委託聲明(如委託代理機構辦理)、現有技術或者現有設計資訊材料註12、單位申請提供公司營業執照影本、符合請求優先審查理由的證明文件說明。
所需規費:不需規費。
加速效果:自同意之日起,發明申請在45日內發出第一次審查意見通知書,並在1年內結案。
由於下列各依應具備之要件區分的申請優先審查的需附文件、所需規費及加速效果皆與上相同,故僅列出其他各項要件。
b. 涉及各省級和設區的市級人民政府重點鼓勵的產業。
c. 涉及互聯網、大數據、雲計算等領域且技術或者產品更新速度快。
d. 專利申請人或者複審請求人已經做好實施準備或者已經開始實施,或者有證據證明他人正在實施其發明創造。
e. 就相同主題首次在中國提出專利申請,又向其他國家或者地區提出申請。
f. 其他對國家利益或者公共利益具有重大意義者,需要優先審查。
2.3美國案申請優先審查(原發出審查結果所需時間約12個月)的要點
依申請優先審查應具備之要件區分:
a. 發明專利申請和植物新品種申請註13、每個財政年度核准的優先審查上限為10,000件申請、獨立權利要求不得超過4項、權利要求總數不得超過30項、不得包含任何多項從屬權利要求。
需附文件:說明書和至少一項權利要求、必要時還需有附圖、簽過字的申請信息表、或每個發明人簽字的誓言或聲明。
所需規費:大型實體收取的優先審查費用USD4,000,小型實體和微型實體則分別有50%和75%的折扣。
加速效果:批准優先審查後的12個月內向申請人提供最終審查決定,批准優先審查到發出第一次審查意見通知書平均約為1.72月。
2.4日本案申請優先審查(原發出審查結果所需時間約27個月)要點
依申請優先審查應具備之要件區分:
a. 申請案已經公開。
需附文件:說明適用優先審查之理由。
所需規費:不需規費。
加速效果:將優先審查,最終的審查決定最快約4月。
b. 第三人已將此申請案商業化。
需附文件:第三人就該專利已商業化之相關證明。註14
所需規費:同上。
加速效果:同上。
2.5歐洲無優先審查
綜上所述,A.加速審查大致適用於申請案之專利家族中已在他國審查或核淮、為商業上之實施所必要者、或是適用於國家獎勵/推動之產業。B.優先審查則大致適用於申請案發生受侵權行為者。
加速審查或優先審查大致可節省第一次審查意見發出的時間(數月至1年半)。因此,在符合以上申請應具備之要件的情況下,可參考以上內容對加速審查或優先審查進行考慮。
註1:與我國主張優先權之基礎案屬同一專利家族,但不排除未於我國主張優先權之對應申請案,其判斷原則為申請案之申請專利範圍中所載發明已揭露於該對應申請案之說明書或圖式中。
註2:例如存在已洽談授權契約、廣告或販售目錄、該申請案所請發明已製造之產品照片、產學合作契約等。
註3:涉及節省能源技術、新能源、新能源汽車等技術領域、涉及減碳技術及節省資源使用。
註4:申請人在AESD中就所引用的參考文獻如何公開權利要求限定所做的聲明將成為審查歷史和專利檔案的一部分。這種自我聲明可能損害申請人在未來的糾紛中捍衛所獲得的專利時的地位。此外,AESD中的任何實質性虛假陳述都可以為專利挑戰者提出不公平行為指控提供依據,從而可能使獲得的專利無效。
註5:300人以下或資本3億日圓以下公司。
註6:個人、中小實體或學術機構不用提出先前技術檢索,但應提出已知技術與本發明的比對,國際申請案應提出前案檢索,可使用外國專利局的檢索報告,也要提出本發明與檢索報告內先前技術的比對資料。
註7:含由日本遞件的PCT申請案並已指定進入日本、及由日本遞件的PCT申請案且已申請日本國內專利。
註8:PACE方案不適用的情況:(1)PACE請求被撤回;(2)申請人請求延期;(3)申請案被拒絕;(4)申請案被撤銷;(5)申請案被視為撤銷(例如未及時繳交維持費)。另外,PACE方案是因為審查單位積案過多,若有申請人為其自身申請案提出過多PACE,EPO可能會限制數量。
註9:程序上的特色是:一件專利申請程序在每個階段(檢索與實際審查)能提出一次PACE。也就是,檢索與審查可以分別提出一次PACE。EPO檢索與審查分別是不同的單位執行,在檢索階段提出加速請求,不會因此加速審查;若申請人要加速審查,只能在進入審查階段時提出。另外,主動提供先前技術資料應有助檢索審查,並盡早答覆檢索報告。
註10:可參考《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》,以詳細匹配具體的細分領域。
註11:除《专利优先审查管理办法》第三條第五項(就相同主题首次在中国提出专利申请又向其他国家或者地区提出申请的该中国首次申请)的情形外,優先審查請求書應當由國務院相關部門或者省級智慧財產權局簽署推薦意見。
註12:由具備專利檢索條件的單位出具的符合規定格式的檢索報告。
註13:包括繼續申請,但不包括臨時申請、再頒布申請和外觀設計申請。也適用於根據 37C.F.R. § 1.114 的規定同時提交繼續審查請求(RCE)的申請。對於國際申請,如果該國際申請已經根據 35 U.S.C. §371 的規定進入國家階段,則需要同時提交RCE才有資格進行優先審查。但是,在進入美國國家階段之前,申請人可以通過提交國際申請的旁路續案而不是進入美國國家階段來尋求優先審查。
註14:說明協力廠商實施狀態的情況說明書(需提供協力廠商的實施行為所涉及的產品或方法的說明書以及必要的附圖)、警告函的影本、產品、宣傳手冊、樣品、照片、能夠證明協力廠商的實施行為的相關文件。
參考資料:
1. 發明專利加速審查(AEP),https://topic.tipo.gov.tw/patents-tw/lp-708-101.html。
2. 發明專利優先審查申請須知,https://topic.tipo.gov.tw › patents-tw。
3. 专利优先审查管理办法,https://www.cnipa.gov.cn/art/2020/6/5/art_1564_93037.html。
5. 《专利优先审查管理办法》解读,https://www.cnipa.gov.cn/art/2020/6/5/art_1564_93038.html。
6. 战略性新兴产业重点产品和服务指导目录,http://www.gov.cn/xinwen/2018-09/22/5324533/files/dcf470fe4eac413cabb686a51d080eec.pdf。
7. 708.02(a) Accelerated Examination [R-9],https://mpep.uspto.gov/RDMS/MPEP/e8r9#/e8r9/d0e76886.html。
8. 708.02(b) Prioritized Examination [R-9],https://mpep.uspto.gov/RDMS/MPEP/e8r9#/e8r9/ch700_d1b14c_1b3ba_78.html。
9. 日本国特许厅.特許出願の早期審査・早期審理ガイドライン[EB/OL],https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/document/../index/guideline.pdf。 10. Accelerated prosecution of European patent applications,https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/e_viii_4.htm