A:「我發現有人生產跟我新型專利一樣的產品,我該怎麼辦好?」
B:「這時候你要先保全證據跟申請新型技術報告啊…(略)」
今天就來談談,什麼是新型技術報告,以及拿到這張新型技術報告到底可以做什麼呢?
新型專利技術報告是啥?
新型技術報告是指新型公告以後,經向智慧局申請後,由智慧局所製成的技術報告。
智慧局將會針對新穎性、進步性、擬制新穎性、先申請原則等要件進行審查並製作成新型技術報告。簡言之,相對發明的審查,新型的技術報告並沒有對所有的專利要件進行審查,其審查的項目較少。
接著,新型技術報告到底有什麼功能或是效力呢?
依專利法第116條之意旨,技術報告之性質並非行政處分,就其案件無拘束機關之效力,僅係作為新型專利權人權利行使或技術利用之參考,並非肯認系爭專利具有絕對新穎性或進步性。此外,新型技術報告僅係提供申請人對該新型專利權是否合於專利要件之客觀判斷資訊,以供其行使權利或利用權利時參酌,不論該新型專利技術報告所載比對結果,該專利權並不因評價內容,即生確認專利權之效果(註1)。
簡言之,新型技術報告本身不會對智慧局產生任何拘束效力,也不會確認該案的專利權,其本身僅能作為一個參考存在。若需要進一步的對新型專利的專利權確認,應當以舉發審查程序較為適宜。因此,筆者認為,應將新型技術報告簡單的視為提出警告的要件以及商業上的推廣的手法較佳。
因此,筆者建議,新型技術報告申請的可能時間點:
- 商業上推廣的用途
- 疑似被侵害,須對對方發出警告信函之前。
若是發現自己疑似侵害他人的新型專利權的情況,則是建議直接對該新型專利進行舉發,直接使得對方的專利權無效或是調整範圍。此外,亦可考量在無法避開他人新型專利的情況下,與對方進行授權談判或是更動產品的設計。
淺談新型技術報告代碼
新型專利採形式審查,對新型專利申請案不進行前案檢索,亦不做是否滿足實體要件之判斷,通過形式審查後就核准專利,並繳費公告領證。由於此種權利的內容存在著相當的不安定性及不確定性,若新型專利權人利用此一不確定性的權利而不當行使,可能產生權利濫用之情形。
所以,專利法第104條規定:「新型專利權人行使新型專利權時,應提示新型專利技術報告進行警告。」同法第105條復明定「新型專利權人之專利權遭撤銷時,就其於撤銷前,對他人因行使新型專利權所致損害,應負賠償之責。前項情形,如係基於新型專利技術報告之內容或已盡相當注意而行使權利者,推定為無過失。」藉由新型專利技術報告的提出,以避免新型專利權人濫行訴訟。
其中,當新型專利權人收到新型專利技術報告後,通常在報告中會看到審查委員針對各個申請專利範圍進行審核,並且分別區分代碼1~6及不賦予代碼,代碼1~6及不賦予代碼之各種意思如下所述:
代碼1:本請求項的創作,參照所列引用文獻的記載,無新穎性。(專利法第94條第1項第1款、第2款)
代碼2:本請求項的創作,參照所列引用文獻的記載,無進步性。(專利法第94條第4項)
代碼3:本請求項的創作,與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書或圖式載明之內容相同。(專利法第95條)
代碼4:本請求項的創作,與申請日前提出申請的發明或新型申請案相同。(專利法第108條準用第31條第1項、第4項)
代碼5:本請求項的創作,與同日申請的發明或新型申請案相同。(專利法第108條準用第31條第2項、第4項)
代碼6:無法發現足以否定其新穎性等要件之先前技術文獻等。
不賦予代碼:說明書記載不明瞭等,認為難以有效的調查與比對之情況。
實際而言,新型專利技術報告的審查方式係類似發明專利之實體審查,也就是針對專利本身的新穎性以及進步性考量。另外,過去對於請求項難以比對,致無法為有效調查之情事者,新型專利技術報告之比對結果係為代碼6,常常造成實務上之困擾,因無法判斷究竟該申請專利範圍具備新穎性及進步性,亦或是審查委員認為申請專利範圍難以比對。因此,自100年1月25日起,若是有前述難以比對之情況,新型專利技術報告之比對結果改採「不賦予代碼」方式辦理,並於比對結果欄位內敘明不予代碼之理由。
理論上,當新型專利權人行使新型專利權時,所提示新型專利技術報告中,最佳是申請專利範圍之代碼為6。換句話說,審查委員認為該申請專利範圍在目前的檢索範圍中,並未發現足以核駁該申請專利範圍之新穎性或進步性之先前技術。此時,所出示之新型專利技術報告始具有較大之證據力。
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相關法條:
第一百十五條 申請專利之新型經公告後,任何人得向專利專責機關申請新型專利技術報告。
專利專責機關應將申請新型專利技術報告之事實,刊載於專利公報。
專利專責機關應指定專利審查人員作成新型專利技術報告,並由專利審查人員具名。
專利專責機關對於第一項之申請,應就第一百二十條準用第二十二條第一項第一款、第二項、第一百二十條準用第二十三條、第一百二十條準用第三十一條規定之情事,作成新型專利技術報告。
依第一項規定申請新型專利技術報告,如敘明有非專利權人為商業上之實施,並檢附有關證明文件者,專利專責機關應於六個月內完成新型專利技術報告。
新型專利技術報告之申請,於新型專利權當然消滅後,仍得為之。
依第一項所為之申請,不得撤回。
第一百十六條 新型專利權人行使新型專利權時,如未提示新型專利技術報告,不得進行警告。
註1:參考104年度行專訴字第86號判決