在有商標法之前,美國最早開始的商標保護方式,是由法院根據普通法給予未註冊商標保護判決,之後各州與聯邦政府才分別陸續訂定了商標法。美國商標法以商標的使用事實作為商標註冊的基礎,係屬先使用主義。在先實際使用某商標者,一般來說均有優於在後使用商標者的權利,即便在後使用者先登記註冊該商標。
在案件進行正常的狀況(沒有異議被提出)之下,從申請到註冊約需1年。商標註冊有效期間自註冊日起算10年,之後每10年可辦理延展。美國商標參考尼斯分類,可跨類申請。但須以跨越的類別數量計算需支付的官費。
對於已註冊商標,並未強制必須附上特殊標示,但建議以特殊標示做出區別的原因在於,以給予其他人較顯目的提醒。如果要放上特殊標識,需以下列標誌顯示:TM、SM、或®,法律上承認®符號的使用。
關於美國商標之主要相關規定,以下逐項介紹:
國際締約與優先權
美國係下列與智慧財產權有關條約的締約國:(1)巴黎公約(Paris Convention);(2)商標法條約(Trademark Law Treaty);(3)新加坡條約(Singapore Treaty);(4)馬德里協定(Madrid Agreement);(5)尼斯協定(Nice Agreement)。依據《巴黎公約》規定,該公約任何成員國國民或成員國內有住所或營業所的非公約國國民,已在公約國內某一國家正式提出商標註冊申請者,於6個月內,在其他國家就同一商標在相同商品上提出的申請享有優先權。
美國另簽署多個與智慧財產權相關之雙邊條約、多邊條約、及區域經濟一體化條約如附表。
商標主要法源
美國聯邦政府一直在憲法允許的最大範圍內積極推動智慧財產權法的發展,但各州州法對於智慧財產權法亦十分重要,可以說,只有同時參照聯邦法和州法,才能充分理解相關之權利和義務。
聯邦註冊以及普通法商標均可根據《蘭哈姆法》(Lanham Act)(《美國法典》(United States Code)第15編第22章)受到保護;與商標有關的聯邦法規載於《聯邦法規彙編》第37編。有關商標的州法,無論是制定法還是普通法,均因州而異,並可能被稱為商標法或者不正當競爭法。
美國專利商標局定期出版供商標律師和審查員使用的《商標審查程式手冊》(Trademark Manual of Examining Procedure, TMEP),介紹在美國申請和維持註冊商標須遵守的聯邦法律法規。就商標而言,不存在類似于「專利代理人」的商標代理人,申請商標註冊須請律師提供協助。
商標主管機關
美國之智慧財產權主要權責機關,分別為:專利及商標係由「商務部」(Department of Commerce)下「美國專利商標局」(United States Patent and Trademark Office, USPTO)主管;著作權則由「國會圖書館」下之「著作權辦公室」(Copyright Office)負責。
眾律代理申請商標證書樣本
不得註冊商標之種類
(一) 商標違反公序良俗。
(二) 一般性通用名詞。
(三) 國家、省份、區域、地區或國際組織之名稱、旗幟或標誌。
(四) 不具識別性商標,且無法取得後天識別性者。
(五) 以姓氏為其功能之標識。
(六) 以地理位置名稱為其功能之標識。
(七) 與尚存活之自然人有關之姓名、肖像或簽名,非經該自然人同意不得註冊。
申請流程
商標業務代理:申請人若在美國境內無住所或營業所,須提供美國地址以供文件送達,並須委任美國當地之代理人。
申請時程:商標註冊申請案的審查,大約8~12個月。但處理時限自收文日起算,其通知補正、申復、答辯期間或因其他正當事由緩辦之期間不計算在內。
商標檢索:審查過程中,審查員會利用USPTO之商標資料庫檢索,與已註冊、已審定或申請在先的商標加以比對,如有相同或近似,且指定商品、服務相同或類似的情形存在時,審查員會依法駁回申請。故事前之商標檢索,確認有無註冊障礙,實有其必要性。
申請應備文件(外國人或外國企業):
1. 商標註冊申請書。
2. 商標圖樣。
3. 特殊證明及其他必要文件。
一般美國商標申請到註冊約8~12個月期限。由於美國商標採使用在先主義,申請人須於「申請時」或「領證前」提交「使用證據」。而何時提交「使用證據」,則會有不同的申請流程。
※ 加速審查:商標申請,在美國可要求加速審查,須提出加速審查的理由,但無須繳納加速審查費用。 |
(一) 申請時提交使用證據
商標申請時可一併提交使用證據,提交申請後會開始進入形式及實質審查。審查員如果發現任何形式或實質上的問題,例如指定商品名稱不符合官方規定、商標不具有識別性、有近似商標存在,會發出「核駁通知書」(Office Action),請申請人限期(一般為半年)提交答辯意見書。
USPTO在收到答辯後會於約1~3個月內作出審查決定,如答辯成功則會核准公告,如駁回答辯,則會發出「最終核駁通知書」(Final Action)。申請人如不服其決定,可於半年內提交答辯或∕及向訴願會(Trademark Trial and Appeal Board, TTAB)提起訴願。
如果申請商標經審查後沒有任何不得註冊之事由,且所提使用證據符合規定,USPTO會發出「公告通知書」(Notice of Publication),並開始1個月的公告期,期滿無異議則可獲頒證。
申請商標(同時提交使用證據)之流程如圖一。
(二) 申請後,領證前提交使用證據
如果申請人無法立即提供使用證據,仍然可以先行提交商標註冊申請。提交申請後之審查及答辯程序與前述相同。
惟有在USPTO發出「公告通知書」(Notice of Publication)後,未提交使用證據之申請案,會在公告後2個月內再發出「核准通知」(Notice of Allowance),同時要求申請人須於6個月內提交商標使用證據(Statement of Use)。
如果使用證據如期提交並被接受,USPTO即會發給「商標註冊證」;反之,如未能如期提交或使用證據經審查不符合要求,即會被核駁。
申請商標時未提交使用證據之流程如圖二。
圖一
圖二
申請案審查內容
商標申請註冊之審查,可分為「形式審查」及「實質審查」兩部份。前者係指申請提交之應備文件資料是否滿足法定要件的審查,如查核申請書內容填寫是否充份、清晰;提交書證或有關手續是否完備,以初步決定是否受理申請案。實質審查則係審查申請之商標是否具備法定之註冊條件,包含「絕對理由」(是否受到法律之禁用)及「相對理由」(是否具備商標之構成要素、有無在先衝突)。
審查內容一般包含:(1)必要文件的形式審查;(2)申請內容是否清楚明確;(3)申請類別,確認所有的商品∕服務指定在正確的類別;(4)是否有說明性;確認該商標是否單純描述其提供之商品∕服務功能;(5)是否有識別性;使一般消費者能夠辨別商品∕服務;(6)是否虛偽詐欺情事;確認該商標是否有虛偽詐欺等不法情事;(7)是否與在先商標、在先提出的商標申請案、在先的未登記權利有衝突等。
在審查過程中,可能會涉及之特殊問題:
※並存協議:如申請的商標因有在先商標而被核駁,在先商標與申請人達成合意之共存協議(Coexistence Agreement)可被接受。
※聲明不專用:美國有聲明不專用之制度(對於其商標的某不具識別性元素表達放棄其專用)。
異議
於實質審查完成之後,申請案件即會公告,進行異議階段。異議須於商標於公報上公告起算30天內提出。任何權利受到侵害之人皆得提出異議。可於30天期限到期之前,提出延長異議期要求(需有正當理由),可以再延長20天。
異議理由包含但不限於以下事項:
1. 基於在先權利,例如相同或者近似的商標權。
2. 商標具有說明性,該商標含有獨特標示或者係指習慣使用於現行語言。
3. 商標不具有識別性。
4. 商標本身具有功能性。
5. 該商標存有誤導、欺騙、詆毀等事宜。
6. 基於在先的外觀設計專利權。
7. 該商標包含他人姓名權。
8. 商標成為一般性名詞,已習慣使用於現行語言或者已成為商標上慣例用法。
9. 該商標違反公序良俗。
10. 該商標包含法人名稱。
11. 未經授權而使用受到特殊保護的標誌或國家勳章。
12. 該商標的註冊將會對異議方造成損害。
13. 依照個案狀況還有其他的異議事由。
異議流程如下圖:
註冊商標之權利
商標經註冊後,取得以下權利:
1. 取得該商標於美國的專用權。
2. 可對在後之衝突商標提出異議或撤銷訴訟。
3. 可對第三方使用近似而有混淆之虞的商標提起侵權訴訟。
4. 可將商標授權第三人使用。
5. 有權請求海關當局查扣進口的偽造商品(商標註冊資訊須先在海關登記)。
6. 獲得侵權損害賠償。
商標移轉
申請中或已註冊之商標皆可進行移轉。僅可進行全國性的商標移轉,不可限定權力於特定地區。可移轉全部或部份的的指定商品∕服務。「商譽」須包含在申請中商標的移轉標的中。
商標移轉合約中須包含:轉讓人及受讓人的姓名、地址、國籍;移轉的商標細節;被移轉的指定商品∕服務;移轉的國家;移轉生效日期;轉讓人及受讓人的簽名。移轉需具有約因,即移轉對價,無論是實質或名義上的。
移轉文件雖不需進行公認證,但仍會建議將文件進行公認證。商標不以移轉登記為生效要件,但登記後始可確保法律地位。
商標授權
申請註冊中的商標不可授權,完成註冊的商標才可進行授權。
註冊商標之授權,可以是全國性或區域性,也可針對其註冊商品∕服務類別之全部或一部分進行授權。授權可以是專屬授權(排除所有權人)或非專屬授權;可以是獨家(不排除所有權人)或非獨家。
如果已註冊商標被使用於相關企業,不需取得該商標的授權。註冊商標的授權,應設定期限。
授權合約應載明:授權人與被授權人的姓名、地址、國籍;被授權商標的細節;被授權的商品或服務類別;授權生效日;授權期限;授權區域;授權人和被授權人的簽名;及品質控管條款。
授權不以登記為生效要件,但登記後有助於主張權利和主張商標的使用,取得法律上保障。雖授權文件不需進行公證及認證,但建議進行公認證。
商標使用證明
商標必須於註冊日起3年內於美國境內使用,以避免成為商標3年未使用的撤銷標的。商標未使用的撤銷之訴,可由USPTO依職權提出,或由任何利害關係人提出。
在不同時期,需要提出下列使用證明:
1. 於註冊∕申請日起算第5到第6年之間,所有註冊商標,皆須提出「連續使用宣誓」(Declaration of Continuous Use),須提交證明該商標使用於美國的證據[2]。
2. 於註冊∕申請日起算第9到第10年間、以及之後的每個10年,皆須提出「連續使用宣誓」(Declaration of Continuous Use),須提交證明該商標使用於各商業上的證據,這也是進行延展時的必要要件。
根據商標法規定,如果有商標未使用的正當事由,商標所有權人可以提出「不可歸責的未使用宣誓」(Declaration of excusable non-use)以替代「連續使用宣誓」(Declaration of Continuous Use);但商標法對於何謂「未使用的正當理由」,未有明確規定。
如有進口限制、其他政府政策、不可抗力以及其他不可預見事由導致商標無法使用,不在得撤銷之列。
如實際使用的商標與註冊商標略以不同的形式使用,並不會影響商標註冊之效力,並且只要不是變更商標的本質,即原則上允許該情況。已註冊的商標可以透過修改變更,只要該修改不影響商標本質及其主要特徵。
商標撤銷條件
撤銷程序須自註冊日起五年內提出,當註冊∕申請滿5年之後,商標只可依據特定事由進行撤銷。任何利害關係人皆得提出撤銷。
針對已註冊之商標得依照下列事由,提起撤銷訴訟:
1. 基於在先的權利,例如以有在先相同或近似商標。
2. 商標不具有識別性。
3. 該商標存有誤導、欺騙、詆毀等情事。
4. 該商標本身具有功能性。
5. 該商標已經成為一般性名詞,含有獨特標示或者係指習慣使用於現行語言。
6. 該商標違反公序良俗。
7. 該商標包含特定公共利益的象徵或標誌。
8. 該商標於美國被禁止。
9. 該商標的申請或註冊非基於善意。
10. 該商標已被放棄。
11. 依照個案狀況還有其他的撤銷事由。
海關邊境保護
美國關稅條例規定,凡是根據美國商標法在USPTO註冊,並且在註冊有效期內的商標,都可以在美國海關備案。而商標權利人應以書面向「美國海關與邊境保護局」提出申請,商標備案目前可以通過互聯網提出申請。備案申請經海關審查同意後,自發給備案通知之日起,該商標的海關備案生效,備案有效期為20年,如期限屆滿權利人可以申請延展。保護措施主要有發佈排除進口令、發布停止進口令及扣押和沒收產品令。
[1] 參閱WIPO美利堅合眾國知識產權法律和監管框架綱要,http://www.wipo.int/wipolex/zh/outline/ us.html。
[2] 依據《美國商標法》SEC.8 (§8)及SEC.15 (§15)規定,使用宣誓共計有兩種,在5~6年時可「選擇性」額外提出§15宣誓書,並一併提交聲明自商標註冊日起於美國當地有【連續使用】已滿5年之事實,以主張該商標之不可爭議性(Incontestability),意即第三人不得再以「欠缺顯著性」之理由對其商標提出撤銷請求。