加拿大為先使用主義,註冊非取得商標權的唯一手段,在先使用亦可取得商標權。商標若未註冊,但具有使用事實,憑藉其使用及所獲得名聲,是有可能取得普通法上之商標權利。
商標申請案正常的狀況下(無異議),從申請到註冊約需12~24個月。商標註冊有效期間自註冊日起算10年,之後每10年可辦理延展。
加拿大沒有使用尼斯分類,且加拿大本身沒有任何分類系統,跨類申請是被接受的。而因加拿大未使用分類系統,故其商標申請費用與申請的類別無關。
對於已註冊商標是否要放上註冊標誌,並無強制規定,但仍建議加上註冊標示以給減少侵權之發生。註冊標誌應以TM或®或MC(TM的法文)或MD(®的法文)標示。
關於加拿大商標之主要相關規定,以下逐項介紹:
國際締約與優先權
加拿大係巴黎公約(Paris Convention)之締約國。依據《巴黎公約》規定,該公約任何成員國國民或成員國內有住所或營業所的非公約國國民,已在公約國內某一國家正式提出商標註冊申請者,於6個月內,在其他國家就同一商標在相同商品上提出的申請享有優先權。
加拿大另簽署有多個與智慧財產權相關之雙邊條約、多邊條約、及區域經濟一體化條約如附表。
商標主要法源
包含:1997版權法(S.C. 1997, c.24)、2000公務員發明法(R.S.C., 1985, c. P-32)、2015工業品外觀設計法(R.S.C., 1985c c.I-9)、2012版權現代化法(S.C., 2012, c.20)、2010奧運會和殘奧會標誌法(S.C., 2007, c.25)等及相關實施規則。
商標主管機關
由加拿大智慧財產局(Canadian Intellectual Property Office, CIPO)主管。
眾律代理申請商標證書樣本
不得註冊商標之種類
(一) 商標違反公序良俗。
(二) 一般性通用名詞。
(三) 國家、省份、區域、地區或國際組織之名稱、旗幟或標誌(有少數例外)。
(四) 不具識別性商標,且無法取得後天識別性者。
(五) 以姓氏為其主要功能之標識(無「取得識別性」)。
(六) 該標識係主要指稱一地理位置(但非地理標示)。
(七) 任何會給人錯誤聯結到任何個人的事物。
(八) 過世未滿30年之人,其肖像或簽名。
(九) 有與大學或公共機構曾在加拿大商標公報上公示之標識混淆之虞。
(十) 與植物新品種有關之標識,如該標識有與受到「植物培育者權力法案」(Plant Breeders’ Rights Act)保護的標誌混淆之虞。
(紈) 葡萄酒或蒸餾酒產品標識,如該標識包含了受保護之地理標示,而該葡萄酒或蒸餾酒產品實際並非出產於該地區。
地理標示受到加拿大商標法之保護;迄今,該法僅針對葡萄酒及蒸餾酒之地理標示提供保護。
申請流程
商標業務代理:申請人若在加拿大境內無住所或營業所,須提供加拿大地址以供文件送達,並須委任加拿大當地之代理人。
申請時程:商標註冊申請案的審查,大約2年期限。一般CIPO在收文7~15天內開始審理案件,7個月內做出第一次審查結果,3個月內會針對申請人的答辯做出審查結果,在收到領證官費後25天內下發商標註冊證。
商標檢索:審查過程中,審查員會利用CIPO之商標資料庫檢索,與已註冊、已審定或申請在先的商標加以比對,如有相同或近似,且指定商品、服務相同或類似的情形存在時,審查員會依法駁回申請。故事前之商標檢索,確認有無註冊障礙,實有其必要性。
申請應備文件(外國人或外國企業):
1. 商標註冊申請書。
2. 商標圖樣。
3. 特殊證明及其他必要文件。
商標提交申請後會開始進入形式審查,檢查申請表格文件是否有誤,如有需要修改例如指定商品名稱不符合官方要求,CIPO會通知補正,申請人須於限期內(一般為1個月)提交補正。
商標經過形式審查後就會進入實質審查,一般約7個月後會收到審查結果。如審查員在進行審查後認為無不得註冊事由,會發出「核准通知」(Approval Notice),並開始為期2個月的公告期;公告期內如無人異議則會核准註冊。商標核准註冊後須於半年內繳納領證費,領取「商標註冊證」,逾期未繳費者商標即日失效。
如實質審查後察覺有不得註冊事項,例如商標不具有識別性、有近似商標存在等等,CIPO會發出「初次核駁通知」(First Action),申請人須於限期內(一般是半年)提出答辯意見書。
CIPO在收到意見書後會進行審查,約3個月後會做出回應。如答辯成功則會核准公告;如駁回答辯,CIPO會下發「第二次核駁通知」(Second Action),申請人須限期提交第二次答辯;至「第三次核駁通知」(Third Action)即為「最終核駁通知」,申請人如不服決定須於2個月內向「聯邦法院」(Federal Court)提起上訴(Appeal)[1]。
加拿大商標申請流程簡圖如上。
申請案審查內容
商標申請註冊之審查,可分為「形式審查」及「實質審查」兩部份。前者係指申請提交之應備文件資料是否滿足法定要件的審查,如查核申請書內容填寫是否充份、清晰;提交書證或有關手續是否完備,以初步決定是否受理申請案。實質審查則係審查申請之商標是否具備法定之註冊條件,包含「絕對理由」(是否受到法律之禁用)及「相對理由」(是否具備商標之構成要素、有無在先衝突)。
審查內容一般包含:(1)必要文件的形式審查;(2)申請內容的描述是否清楚、可理解的;(3)是否有說明性;確認該商標的功能是否僅在提供其相關商品或服務的訊息;(4)是否有識別性;是否足以與其他商品或服務之商標進行區別;(5)是否虛偽誤導;確認該商標是否會有誤導大眾之虞,例如對商品或服務的性質、品質、產地等;(6)在先衝突:官方檢索是否有可能衝突的在先商標、在先申請、或未註冊之權利(審查者僅會檢索CIPO資料庫中,第三人已註冊或已申請的商標,不會參考資料庫以外的紀錄);(7)該標識是否主要僅為個人或死亡未超過30年之人的姓氏或名稱;(8)該標識是否有與《加拿大商標法》第九章所定義的武器、徽章、政府文字或標誌、旗幟、國際標誌或徽記有誤導混淆之虞;(9)是否有任何誹謗、低俗的、不道德的意涵;(10)是否與任何個人會有錯誤聯結,或與《加拿大商標法》第九章規定的公共機構或大學有混淆之虞;(11)該標識是否在加拿大已被普遍認識指涉某商品或服務之種類、品質、數量等之名詞;(12)該商標是否與植物品種一同使用、並使用與植物培育者權力法案(Plant Breeders’ Rights Act)中近似的標誌,有誤導的可能;(13)該標識是否與植物新品種有關,且與受到植物培育者權力法案(Plant Breeders’ Rights Act)保護的標誌雷同而有混淆之虞;(14)是否使用作葡萄酒或蒸餾酒產品標識,且包含了受保護之地理標示,而該商標之產品實際並非出產於該地理標示地區。
在審查過程中,可能會涉及之特殊問題:
※並存協議:如申請的商標因有在先商標而被核駁,申請人可提出雙方(在先商標與申請人)達成合意之共存協議(Coexistence Agreement),但是否接受係屬CIPO之裁量權。
※聲明不專用:加拿大沒有聲明不專用之制度(對於其商標的某不具識別性元素表達放棄其專用),申請人可自願提出;官方要求聲明不專用的情形非常罕見。
異議
審查完成後,申請案件即會公告進行異議期,任何人皆得提出異議。異議期限自公告日起2個月。如需延長異議時間,得繳納申請延期費。
異議理由包含但不限於以下事項:
1. 基於在先權利,例如相同或者近似的商標權。
2. 該商標包含了一般營業中用以顯現商品或服務之種類、品質、數量、意圖目的、價值或其他特性之標示或指示。
3. 該商標違反著作權。
4. 基於已註冊設計專利權。
5. 申請註冊非基於善意,如欺騙、詆譭。
6. 該商標包含法人名稱。
7. 未經授權而使用受到特殊保護的標誌或國家勳章。
8. 沒有以一般商業名稱清楚描述所指定商品或服務。
9. 宣稱的首次使用日早於實際使用日期。
10. 如果該商標以計劃使用(Proposed Ue)提出申請,但在提交申請前已在加拿大有使用事實。
11. 如商標或其使用違反加拿大法令。
註冊商標之權利
商標經註冊後,取得以下權利:
1. 取得該商標於加拿大的專用權。
2. 可對在後的衝突商標提起異議。
3. 可對在後的衝突商標提起撤銷。
4. 可對第三方使用有混淆誤認之虞的商標提起侵權訴訟。
5. 可將商標授權第三人使用。
6. 有權請求海關當局查扣進口的偽造商品。
7. 接受商標侵權賠償。
商標移轉
申請中及完成註冊的商標均可移轉。
商標移轉,必須就其申請∕註冊之地理範圍全部移轉,不可分區移轉;但可就其申請∕註冊的商品/服務之全部或一部分進行移轉。如分割移轉會產生混淆,則應避免此種移轉,以免因該混淆導致雙方都喪失識別性。
「商譽」不須被包含在商標的移轉標的中。如商標移轉未指明是否包含商譽,一般會推斷與商標相關之商譽也隨之移轉。
商標移轉合約中須包含:轉讓人及受讓人的姓名、地址;移轉的商標細節;移轉的商品或服務類別;移轉生效日期;轉讓人及受讓人的簽名;移轉對價(實質或名義的)。
移轉文件不需進行公認證,移轉不以登記為生效要件。
商標授權
申請中的商標及完成註冊的商標均可對外授權。
商標授權,可以是部分區域的或全區域性的授權;可以是申請∕註冊商品∕服務類別的全部或一部分;可以是專屬授權(排除所有權人)或非專屬授權;可以是獨家授權(不排除所有權人)或非獨家授權。商標的授權,得設定期限。商標被使用於相關企業,必須取得授權。
授權不以書面為必要,但如以書面行使,則文件一般應載明:授權人及被授權人的姓名;被授權商標的細節;被授權的商品或服務類別;品質保證條款;授權人和被授權人的簽名。
授權文件不需進行公認證,授權不以登記為生效要件。
商標使用證明
商標未使用可為撤銷理由。商標須於提起撤銷訴訟之前3年內有使用事實,方可免於撤銷。商標未使用的撤銷之訴,可由CIPO依職權提出、或任何人均可提出。
商標權人必須證明於該期間內在加拿大境內使用該商標,或證明有特殊情形可正當化商標之未使用。
滿足商標使用的要件:在加拿大境內最小程度的使用即可。註冊商標期滿不需要任何使用證明即可延展。只有在任何人提出撤銷訴訟時,才須證明使用。換言之,當商標註冊滿3年之後,如果商標未於3年內於加拿大境內使用,該商標將會成為可撤銷之標的。
如系因進口限制、其他政府政策、或非經濟或市場狀況的不可抗力而導致商標無法使用,該商標得免被撤銷。
如實際使用的商標是以註冊商標調整修改後的形式呈現,只要兩者差異不大,且修改並沒有明顯改變註冊商標的識別特點,可允許該使用上之彈性。加拿大法院亦有見解認定如果商標使用時之變異輕微,該變異商標的使用視同原註冊商標之使用。然而,為避免任何不確定性,仍是以註冊實際使用之商標為佳。已註冊的商標不可向官方申請修改變更。
商標撤銷條件
撤銷訴訟任何時候皆可提出。如商標註冊已滿5年,要以先使用為由提出撤銷訴訟是比較困難的。告訴方須負舉證責任證明該商標權人系知悉在先使用商標的存在。任何利害關係人皆得提起撤銷訴訟。
針對已註冊之商標,得以下列理由提起撤銷訴訟:
1. 商標包含了一般營業中用以顯現商品或服務之種類、品質、數量、意圖目的、價值或其他特性之標示或指示。
2. 商標不具識別性。
3. 該商標存有誤導、欺騙、詆毀等性質。
4. 該商標本身具有功能性。
5. 通用性,該商標包含了已慣用於現行語言或現行交易行為中的標誌或指示。
6. 該商標包含地理標示(Geographical Indication)。
7. 商標違反公序良俗。
8. 該商標包含特定公共利益的象徵或標誌。
9. 在特定情形下有誤導消費者之虞。
10. 該商標於加拿大被禁止。
11. 該商標曾被撤銷。
海關邊境保護
為減少銷售給加拿大消費者及企業的仿冒商品,加國制定了反仿冒品法案(Combating Counterfeit Products Act),該法案通過提供新的執法手段,強化了加拿大的反仿冒執法制度,減少邊境的仿冒品貿易;並加強打擊商業仿冒品,削減仿冒品在加拿大銷售分銷的機會。
根據該法案,加國海關人員被授予權力搜尋、檢查、暫時扣留在邊境疑為仿冒品之商業貨物。
[1] 《加拿大商標法》第56條。