紐西蘭商標係採取先使用主義,欲取得紐西蘭商標權,商標註冊並非唯一手段,在先使用也可建立商標權。未註冊但有明顯且長期使用事實的商標,可獲得對商標侵權的特別保護。但在先使用者負有舉證之責,須提出充份之證據證明其具有對該商標專屬之權利。在案件進行正常的狀況之下(無異議),從申請到註冊約需7~8個月。商標註冊有效期間自申請日起算10年,每10年可辦延展。
紐西蘭商標採尼斯分類,紐西蘭可跨類申請,可一案多類,亦可一案一類。
對於已註冊商標是否要放上註冊標誌,並無強制規定,而未註冊商標虛假標示已註冊為違法行為。已註冊商標欲標示,可採用TM或®符號,®符號為紐西蘭商標法所承認。
關於紐西蘭商標之主要相關規定,以下逐項介紹:
國際締約與優先權
紐西蘭係下列與智慧財產權有關條約的締約國:(1)巴黎公約(Paris Con- vention);(2)馬德里議定書(Madrid Protocol);(3)尼斯協定(Nice Agreement)。
依據《巴黎公約》規定,該公約任何成員國國民或成員國內有住所或營業所的非公約國國民,已在公約國內某一國家正式提出商標註冊申請者,於6個月內,在其他國家就同一商標在相同商品上提出的申請享有優先權。
紐西蘭同時也與若干非巴黎公約締約國簽署雙邊條約,如台灣、及新加坡,故在台、星國申請之商標註冊案,亦可於紐西蘭主張優先權。紐西蘭另簽署多個與智慧財產權相關的雙邊條約、多邊條約、及區域經濟一體化條約如本章後附表。
商標主要法源
紐西蘭主要之智慧財產權法規包含:1994年工業品外觀設計法、1999年商標法、1999年版權法、2011年工業品外觀設計實施規則等。
商標主管機關
紐西蘭智慧財產權主要之權責機關為「商業、創新及就業部」(Ministry of Business, Innovation and Employment)下轄之「智慧財產局」(Intellectual Property Office of New Zealand, IPONZ)。
眾律代理申請商標證書樣本
不得註冊商標之種類
(一) 違反公序良俗。
(二) 一般性通用名詞。
(三) 國家、省份、區域、地區或國際組織之名稱、旗幟或標誌。
(四) 無「後天識別性」之非可識別商標。
(五) 主要作為姓氏使用的標示。
(六) 該標識係主要指稱一地理位置(但非地理標示或原產地名稱)。
(七) 其他被禁止之名稱,如化學或藥學名詞、植物品種名稱、以及「警察」(Police)一詞等等。
(八) 可能冒犯社群內特定族群,如毛利人(Maori),不得註冊。
申請流程
商標業務代理:申請人若在紐西蘭境內無住所或營業所,須提供紐西蘭地址以供文件送達,並須委任紐西蘭當地之代理人。
申請時程:商標註冊申請案的審查,大約7~8個月。但處理時限自收文日起算,其通知補正、申復、答辯期間或因其他正當事由緩辦之期間不計算在內。
商標檢索:審查員會檢索官方資料庫,比對在先商標,如有相同或近似,且指定商品、服務相同或類似的情形存在時,審查員會依法駁回申請。
紐西蘭並未強制規定申請人在申請之前進行商標檢索,但仍有其必要性:事先發現在先未註冊權利(經由普通法取得)與在先商標可節省商標申請準備的時間、費用與精力。官方檢索通常不會包含在先未註冊權利,例如由普通法程序或公平交易法(Fair Trading Act)取得者。即便官方檢索申請案時是沒有發現在先衝突,並不表示完全不存在在先權利與在先未註冊商標。
申請應備文件(外國人或外國企業):
1. 商標註冊申請書。
2. 商標圖樣。
3. 須說明商標係事實已使用或意圖使用。
4. 特殊證明及其他必要文件。
一般紐西蘭商標申請到註冊約7~8個月期限,由於不需要簽署文件以及可網上申請,申請程序上相當便利。商標提交申請後會開始進入形式及實質審查,檢查申請表格文件是否有誤、亦或是有任何不得註冊事由[1]。
如審查後無不得註冊事項,IPONZ會發給「核准公告通知」[2],進入為期3個月的公告期。公告期內如無人異議,則會核准註冊[3]。
在提交申請後15天內,審查員如發現任何形式或實質上的問題,例如指定商品名稱不符合官方規定、商標不具有識別性、有近似商標存在等等,IPONZ會發出「初步審查意見」(Compliance Report),請申請人限期提交意見書[4],一般會有一年的時間進行答辯。申請人如無法限期答辯,可申請延期答辯,官方會另外訂出新的答辯期限。
IPONZ在收到意見書後會做出決定,如答辯成功則會發出「核准公告通知」,如答辯駁回,申請人則須再進行第二次答辯。一般申請案在收到「最終核駁通
知」(Rejection Notice)前會有三次答辯機會[5]。
紐西蘭商標申請流程如上圖。
申請案審查內容
商標申請註冊之審查,可分為「形式審查」及「實質審查」兩部份。前者係指申請提交之應備文件資料是否滿足法定要件的審查,如查核申請書內容填寫是否充份、清晰;提交書證或有關手續是否完備,以初步決定是否受理申請案。實質審查則係審查申請之商標是否具備法定之註冊條件,包含「絕對理由」(是否受到法律之禁用)及「相對理由」(是否具備商標之構成要素、有無在先衝突)。
審查內容一般包含:(1)必要文件的形式審查;(2)申請內容是否清楚明確;(3)申請類別,確認所有的商品∕服務指定在正確的類別;(4)是否有說明性;確認該商標是否單純描述其提供之商品∕服務功能;(5)是否有識別性;使一般消費者能夠辨別或購買商品∕服務;(6)是否虛偽詐欺情事;確認該商標是否有虛偽詐欺等不法情事;(7)是否與在先商標、在先提出的商標申請案或者是否有在先的未登記權利有衝突等;(8)該商標是否會冒犯特定族群,例如毛利人(Maori)等;(9)該商標的申請註冊不可基於惡意。
在審查過程中,可能會涉及之特殊問題:
※並存協議:如申請註冊之商標因有在先商標而被核駁,在先商標權人與本案申請人之間的並存協議(Coexistence Agreement)可以被當成在先商標接受新申請案註冊的證據;但接受與否仍係由當局審酌。
※聲明不專用:紐西蘭商標沒有聲明不專用的制度。
異議
於實質審查完成後,申請案件即會公告,進行異議階段。異議期間的起算,自發佈在公報後3個月內。任何人皆可提起異議。異議理由包含以下事項:
1. 基於在先權利,如在先衝突商標。
2. 該商標包含了一般營業中用以顯現商品或服務之種類、品質、數量、意圖目的、價值或其他特性之標示或指示。
3. 商標不具識別性。
4. 該商標涉及誤導、欺騙、或詆毀。
5. 該商標違反著作權。
6. 該商標違反《巴黎公約》第6條著名商標、以代理人註冊等規定。
7. 基於已註冊設計專利權。
8. 個人姓名權、公司名稱及聲譽。
9. 未經授權而使用受到特殊保護的標誌或國家勳章。
註冊商標之權利
商標經註冊後,取得以下權利:
1. 取得該商標於紐西蘭及紐屬托克勞群島(Tokelau)的專用權。
2. 可對在後申請之衝突商標提起異議或撤銷。
3. 可對第三方使用近似而有混淆之虞的商標提起侵權訴訟。
4. 可將商標授權第三人使用。
5. 有權請求海關當局查扣進口的偽造商品。
6. 取得侵權賠償。
※不可對抗性:自商標申請日起算7年後,商標不可對抗。除外條件:(1)商標註冊存在惡意;(2)該商標依《紐西蘭商標法》第十七章相關規定不應予註冊;或(3)依該商標依《紐西蘭商標法》第66章規定應予撤銷。
商標移轉
商標於申請中或完成註冊後,皆可移轉。移轉必須就其註冊之地理範圍全部移轉;可就其申請∕註冊的全部或一部分商品∕服務類別移轉。「商譽」不須被包含在己註冊商標的移轉之中。
商標移轉在書面文件中須載明:轉讓人與受讓人的姓名、地址、國籍;移轉商標之細節;移轉的商品或服務類別;移轉的地理範圍;移轉生效日期;轉讓人及受讓人的簽名。
移轉文件不需進行公認證;移轉已註冊商標不以登記為必要,但只有註冊所有權人才有權利提出侵權訴訟。
商標授權
商標於申請中及完成註冊後,均可對外授權,其授權可以是部分區域的或全區域性的授權;可以是申請∕註冊商品∕服務類別的全部或一部分;可以是專屬授權(排除所有權人)或非專屬授權;可以是獨家授權(不排除所有權人)或非獨家授權。
已註冊商標授權,可以設定期限,也無期限限制。
授權文件應載明:授權人與被授權人的姓名、地址、國籍;被授權商標的細節;被授權的商品或服務類別;授權生效日;授權期間;授權的地理範圍;品質保證條款;授權人和被授權人的簽名。
授權文件不需進行公認證,授權無須登記即生效力。
商標使用證明
商標未使用可成為商標撤銷事由。任何具利害關係之第三方皆可提起商標撤銷。欲避免成為商標未使用的撤銷標的,商標必須在自註冊日起3年內使用。
要滿足紐西蘭商標使用的要求:必須是在紐西蘭境內真實使用而非象徵性之使用。然而,實際上也只需要一份真實使用樣本即可。IPONZ不會要求商標所有權人定期提出使用證明。
商標未使用,如係因商標所有人不可控之特殊情事,得免除撤銷。
如實際使用的商標是以提交申請的商標調整修改後的形式呈現,只要兩者差異不大,且修改並沒有明顯改變註冊商標的識別特點,是被允許的;已註冊的商標可申請修改變更。
商標撤銷條件
針對已註冊之商標,得以下列理由提起撤銷,任何利害關係人均可提起商標撤銷程序:
1. 商標包含了一般營業中用以顯現商品或服務之種類、品質、數量、意圖目的、價值或其他特性之標示或指示。
2. 該商標不具識別性。
3. 該商標存有誤導、欺騙、詆毀等情事。
4. 該商標本身具有功能性。
5. 該商標違反《巴黎公約》第6條之規定。
6. 通用性,該商標包含了已慣用於現行語言或現行交易行為中的標誌或指示。
7. 該商標包含地理標示(Geographical Indication)。
8. 該商標違反公序良俗。
9. 商標包含特定公共利益的象徵或標誌。
10. 有誤導消費者之虞。
11. 該商標於紐西蘭被禁止。
12. 商標的申請或註冊存在欺騙性。
13. 其他事由。
撤銷訴訟期限:須自商標註冊日起7年內提出。此後商標有效性不受挑戰,除非:(1)商標註冊存在惡意;(2)該商標依《紐西蘭商標法》第十七章相關規定不應予註冊;或(3)該商標依《紐西蘭商標法》第66章規定應予撤銷。
海關邊境保護
依據紐西蘭1994年的著作權法及2002年的商標法,商標權人或著作權人均可以向海關申請登錄於「海關通告」(Customs Notice),海關有權扣押侵犯登錄商品智慧財產權之侵權商品。
海關僅能針對登錄商品侵權之進出口貨品進行扣押,登錄之有效期為5年,期滿可更新。
[1] 《紐西蘭商標法》第39條。
[2] 《紐西蘭商標法》第46條。
[3] IPONZ為了確保主張優先權的申請案,不會因其主張較早於核准案之申請日,而成為核准註冊商標據以核駁之案件,故在實務上,IPONZ通常會在商標核准註冊6個月後才會真的發出商標註冊證書。又,紐西蘭的「商標註冊證書」,原先也是紙本證書,但在若干年前改變做法,目前一律只發給蓋著IPONZ戳印及審查員簽名的證書之彩色「電子檔」,不再發給紙本證書。
[4] 《紐西蘭商標法》第41條、。
[5] 《紐西蘭商標法》第43條。