專利法的制訂,主要是為鼓勵、保護、利用發明、新型及設計之創作,以促進產業發展(台灣專利法第1條)。專利權本質是一種以技術公開換取權利的交換機制,但有時用於申請專利的技術本身可能涉及國家安全或者重大利益,而有是否適合進行公開的疑慮。
基於前述理由,各國專利法大多設計有保密制度,例如台灣專利法第37條第3款、第51條分別設有進行保密而不予公開/公告的規定。但前述規定僅限於台灣專利專責機關在審查台灣專利申請案時,諮詢其他政府部門確認是否有保密需求,對於台灣境內的技術產出至境外申請專利並無管制效果。
也有國家在專利法中設置境外申請的管制規定而予以限制,若未滿足管制規定就進行境外專利申請,將可能受到懲罰或喪失權利,例如美國專利法184條要求申請外國專利前需向USPTO申請許可,或是於美國申請案(含臨時申請案)提出後滿6個月才能提出外國專利申請。
中國大陸專利法第19條則規定應向專利行政部門請求進行保密審查;違反前述規定者,在當地申請的專利將不授予專利權或是視為無效。
由於兩岸經貿關係/地緣關係,台商至大陸設立研發/生產機構比比皆是。許多技術產出是在大陸完成,或是在產出過程中兩岸協力完成,將容易產生相關中國大陸保密審查的許多問題。
於本文中,首先介紹中國大陸保密審查的對象為:將在中國大陸完成的發明或者實用新型向外國申請專利的任何單位(含外國單位)或者個人(含外國人)。即包括外商獨資、合資的法人/自然人。
值得注意的是,以下的案例容易發生於至大陸設立研發/生產機構的台商。特別是台灣企業在實務上智權法務部門通常都還是設置在台灣,習慣上會以台灣專利作為國際間第一申請案(或是與大陸專利同日申請),以下我們來看一個實際案例:
中國大陸專利申請號CN 201510743021.7案涉及「著色材料、著色膜及其製備方法、眼用鏡片」,其申請人為鴻富錦精密工業(深圳)有限公司(廣東省深圳市寶安區龍華鎮油松第十工業區東環二路2號)及鴻海精密工業股份有限公司(台灣省新北市土城區中山路66號)。
經檢索,本申請共同申請人鴻海精密工業股份有限公司於2015年12月7日向美國專利商標局以TW104136396為優先權提交了一件專利申請,其申請檔與本申請一致。
由於本申請第一申請人鴻富錦精密工業(深圳)有限公司為中國大陸廣東省的法人,因此審查員有理由認為本申請所述發明是在中國大陸完成的。
然而本申請的申請人並未事先報經專利局進行保密審查,因此不符合專利法第20條第1款(2020年修正為現行第19條第1款)的規定。
而違反現行中國大陸專利法第19條 第1款的規定的專利將有以下後續處置:
1. 在中國大陸的專利申請可能不會被授予專利權;
2. 即使已經被授予了專利權,任何人也都可以向專利複審委員會提出該專利(中國大陸)的無效宣告的請求
3. 向外國申請專利前未提出向外國申請專利保密審查請求則沒有補救程序;
4. 違反第19條規定向外國申請專利,洩露國家秘密的,由所在單位或者上級主管機關給予行政處分;構成犯罪的,依法追究刑事責任(現行中國大陸專利法第78條)。
經查詢,前述CN 201510743021.7案目前的法律狀態為「公開後視為撤回的發明專利申請」。顯見本案因不符合當時專利法第20條第1款(現行第19條第1款)的規定而遭駁回決定。
此外,透過中國國家知識產權局提出並以指定其為國際局的PCT申請案,根據中國大陸專利法第19條第3款規定,視為同時提出了保密審查請求,將自動進入第19條第1款的保密審查(中國大陸專利法實施細則第8條第3款)。若保密審查不通過,中國國家知識產權局將撤銷該國際申請。
然而,如何判斷何者為在中國大陸完成的發明或者實用新型?
現行中國大陸《專利法實施細則》第8條第1款規定:「…在中國大陸完成的發明或者實用新型,實質技術方案的實質性內容在中國大陸境內完成的發明或者實用新型」。但前述「中國大陸境內完成」不論在專利法、專利法實施細則或審查指南中都沒有明確定義。
因此,一般人實務解釋會由字面文義以及發明人對於申請案的貢獻來看,認為是指是否有任一權利要求所請求的保護範圍是在中國大陸境內完成;若否,如部分工作在國外完成,則不認定是在中國大陸境內完成;又若權利要求特徵部分存在了多位發明人的工作,並且有的發明人在中國大陸完成工作,有的發明人在海外完成工作,就需要進一步判斷發明人中何者的貢獻較為重要(編按:為求日後各項爭議事件舉證,建議研發及申請的全部檔及郵件皆須存檔備查)。
但是,前述對於權利要求貢獻度的判斷,應當屬於認定真實發明人的方式。中國大陸專利法第19條所稱的「在中國大陸完成的發明或者實用新型」是否僅侷限於權利要求請求保護的對象,在專利法、專利法實施細則與審查指南都沒有明確說明,因此審查尺度及判定標準等尚未有確定操作準則。
由於審查尺度及判定標準等極易存在心證的灰色地帶,對於涉及中國大陸申請的專利申請專案,建議如下:
1. 申請人是否包含大陸法人或自然人;
2. 發明人是否包含大陸自然人;以及
3. 發明人是否包含工作、居住地點位於中國大陸的人員,包含但不限於外派大陸工作的台籍員工或外籍員工。
若存在上述狀況,建議以中國大陸申請案為國際間第一案,並且一律申請保密審查,以避免未來關於是否「在中國大陸完成的發明或者實用新型」的定義產生爭議。
兩岸已經建立兩案優先權制度,由於進說明書格式與語言轉換的時間較短,許多申請人仍習慣兩岸專利同日申請。在前述申請策略下,容易違反中國大陸專利保密審查的要求,因此應更審慎檢視中國大陸專利申請案是否有請求保密審查的需求。若有請求保密審查的需求,則應先申請中國大陸專利並請求保密審查。
接著中國大陸保密審查的態樣為以下幾種(中國大陸專利法實施細則第8條):
1. 向中國國家知識產權局提出中國大陸專利申請後(或同時),請求保密審查。
2. 申請人不申請中國大陸專利而是直接申請國外專利,向中國國家知識產權局單獨提出保密審查,提交的內容為中文版的技術方案說明書(建議直接以該外國案中譯)。
3. 向中國國家知識產權局提出PCT申請,並指定中國國家知識產權局為國際局,則該申請自動進入保密審查。
申請不須官費,提出請求後4個月內會收到通知書,根據專利法實施細則規定,申請人如未在提出保密審查請求後4個月內收到保密審查通知書或在6個月內沒有收到保密審查決定(筆者經驗是大多一週內發下),就可以直接就該技術方案向外國申請專利。
但須注意的是《專利審查指南》(2020年)第五部分第五章第6.1.1節(p.366)指出:「技術方案說明書應當與向外國申請專利的內容一致」,也就是,提交保密審查時的文本應該與後來提交專利申請文件保持一致。
因此不同國家的專利申請案應當盡量以其中一個版本作為基礎,透過翻譯與格式產出其他版本,避免因為國別不同就在初始申請案就存在明顯差異。
最後,在以下的情況,可進行保密專利申請(或專利)的解密:
1. 已到或已過保密期限;
2. 隨著科學的發展和技術的進步,已經沒有保密價值;
3. 技術方案已經在本領域內公佈。
而關於國防專利申請(或專利)解密的情形,主要有以下四種情形:
1. 出現接替技術使原有專利失去保密價值的;
2. 屬於用在退役武器裝備中的;
3. 主要技術特徵被他人通過申請專利或者其他途徑公開的;
4. 從全局衡量,解密對國家更為有利的。
參考資料:
1. 專利法中保密審查條款的適用
http://ip.people.com.cn/BIG5/n1/2019/0515/c179663-31085562.html
2. 向外國申請專利保密審查(國家知識產權局)
https://www.cnipa.gov.cn/art/2020/5/26/art_701_14.html
3. 《專利法實施細則》
4 《淺析中國專利申請保密審查制度》
http://unitalen.com/xhtml/report/17111192-1.htm