馬來西亞商標採先使用主義,註冊非取得商標權的唯一手段,亦可透過在先使用取得商標權。在案件進行正常的狀況下,從申請到註冊約需18~24個月。商標註冊有效期間自申請日起算10年,之後每10年可辦延展。
馬來西亞商標採用尼斯分類,不可跨類申請。對於已註冊商標,非強制性要求放上特殊標示,如果要放上特殊標識,可以®或「註冊商標」(Registered Trademark)文字,雖然在法律上不承認®符號的使用,但在實務上是被認可的。
關於馬來西亞商標之主要相關規定,以下逐項介紹:
國際締約與優先權
馬來西亞係下列與智慧財產權有關條約的締約國:(1)巴黎公約(Paris Convention);(2)維也納條約(Vienna Agreement);(3)尼斯協定(Nice Agreement)。依據《巴黎公約》規定,該公約任何成員國國民或成員國內有住所或營業所的非公約國國民,已在公約國內某一國家正式提出商標註冊申請者,於6個月內,在其他國家就同一商標在相同商品上提出的申請享有優先權。
馬來西亞另簽署多個與智慧財產權相關的雙邊條約、多邊條約、及區域經濟一體化條約如附表。
商標主要法源
馬來西亞主要之智慧財產權法規包含:商標法(1976年第175號法,最新由2002年第A1138號法修改)、商品說明法(2011年第730號法)、版權法(1987年第332號法)及相關實施細則如2011年商標法實施細則等。
商標主管機關
馬來西亞智慧財產權之權責機關為「馬來西亞智慧財產局」(Intellectual Property Corporation of Malaysia, MyIPO)。
眾律代理申請商標證書樣本
不得註冊商標之種類
(一) 商標違反公序良俗。
(二) 一般性通用名詞。
(三) 國家、省份、區域、地區或國際組織之名稱、旗幟或標誌。
(四) 不具識別性商標,且無法取得後天識別性者。
(五) 該商標主要係作為地理位置的名稱(但非地理標示)。
地理標示在馬來西亞受到商標法關於證明標章之保護,但未限定受保護之商品種類。
申請流程
商標業務代理:申請人若在馬來西亞境內無住所或營業所,須提供馬來西亞地址以供文件送達,並須委任馬來西亞當地之代理人。
申請時程:商標註冊申請案的審查,大約18~24個月。但處理時限自收文日起算,其通知補正、申復、答辯期間或因其他正當事由緩辦之期間不計算在內。
商標檢索:審查過程中,審查員會利用MyIPO之商標資料庫檢索,與已註冊、已審定或申請在先的商標加以比對,如有相同或近似,且指定商品、服務相同或類似的情形存在時,審查員會依法駁回申請。故事前之商標檢索,確認有無註冊障礙,實有其必要性。
申請應備文件(外國人或外國企業):
1. 商標註冊申請書。
2. 商標圖樣。
3. 特殊證明及其他必要文件。
一般馬來西亞商標申請到註冊約18~24個月期限。商標提交申請後會開始進入形式審查,檢查申請表格文件是否有誤,如有需要修改例如指定商品名稱不符合官方要求,MyIPO則會發出「補正通知」,通知申請人於12個月內提交補正。
※ 加速審查:商標申請,在馬來西亞可要求加速審查。可在提交申請後4個月內提出申請,除了需遞交「TM 5A」表格之外,還需提交「法定聲明」(Statutory Declaration),說明申請加速審查之理由,並繳納相關費用[1]。 |
商標經過形式審查後就會進入實質審查。經審查無不得註冊事由,MyIPO會發給「核准公告通知」;申請人須於限期內繳納公告費,繳費後商標會進入為期2個月的公告期[2]。公告期內如無人異議後MyIPO將核發「商標註冊證」。
另一方面,如經審查察覺有不得註冊事項,例如商標不具有識別性、有近似商標存在等等,商標申請案將予核駁,申請人在收到「核駁通知」後,須於2個月內提出書面答辯[3]。MyIPO在收到意見書後會進行審查,如答辯成功MyIPO則會發出「核准公告通知」;如駁回答辯,申請人可於2個月內申請「單方聽證」(Ex-parte Hearing)。如進行聽證後審查員仍決定駁回申請,申請人可向「智慧財產高等法院」(Intellectual Property High Court)上訴[4]。
申請案審查內容
商標申請註冊之審查,可分為「形式審查」及「實質審查」兩部份。前者係指申請提交之應備文件資料是否滿足法定要件的審查,如查核申請書內容填寫是否充份、清晰;提交書證或有關手續是否完備,以初步決定是否受理申請案。實質審查則係審查申請之商標是否具備法定之註冊條件,包含「絕對理由」(是否受到法律之禁用)及「相對理由」(是否具備商標之構成要素、有無在先衝突)。
審查內容一般包含:(1)必要文件的形式審查;(2)申請內容是否清楚明確;(3)申請類別,確認所有的商品∕服務指定在正確的類別;(4)是否有說明性;確認該商標是否單純描述其提供之商品∕服務功能;(5)是否有識別性;使一般消費者能夠辨別或購買商品∕服務;(6)是否有虛偽詐欺情事;確認該商標是否有虛偽詐欺等不法情事;(7)是否與在先商標、在先提出的商標申請案或者是否有在先的未登記權利有衝突等。
在審查過程中,可能會涉及之特殊問題:
※並存協議:如申請的商標因有在先商標而被核駁,在先商標與本案申請人之間的共存協議(Coexistence Agreement)可以被當成在先商標接受新申請案註冊的證據。
※聲明不專用:馬來西亞有聲明不專用的制度(對於其商標的某不具識別性元素表達放棄其專用)。
註冊商標之權利
商標經註冊後,取得以下權利:
1. 取得該商標於馬來西亞的專用權。
2. 可對有在後衝突的商標提起異議或撤銷。
3. 可對有近似或有混淆誤認之虞的商標提起侵權訴訟。
4. 可將商標授權第三人使用。
5. 得申請海關當局查扣進口的偽造商品。
6. 取得商標侵權賠償的權利。
※不可對抗性:自商標公告日起5年,商標即取得不可對抗性,其註冊的有效性將不可再受到挑戰。
商標移轉
申請中的商標、及完成註冊的商標均可移轉。
商標移轉可以是全國性的或分區性;移轉之商品或服務類別可為其申請∕註冊之全部或一部分。「商譽」須包含在申請中商標的移轉內容中。
商標移轉合約中須包含:轉讓雙方的姓名地址、移轉的商標細節、被移轉的指定商品∕服務、移轉的國家、移轉生效日期、轉讓人及受讓人的簽名。
移轉需具有約因,即移轉對價,無論是實質或名義上的。
提交給MyIPO的移轉文件不需進行公認證,但大多數的代理人都要求文件需經認證。商標移轉不須登記即生效力,但須經登記始得對抗第三人。
商標授權
不論是申請中或已完成註冊之商標皆可對外授權。
商標授權可以是部分區域或全國性;可以是申請或註冊商品∕服務類別的全部或一部分;可以是獨家授權(不排除所有權人)或非獨家授權。商標授權的期間,可以有期限、亦可無期限。
商標如使用於相關企業,需取得該商標權人的授權。如果商標申請人同意被授權人將此權利再授權與他人,須於授權書中特別以明文定之。
授權文件需要:授權人與被授權人的姓名地址國籍、被授權商標的明細、被授權的指定商品∕服務、授權日期、授權時間、授權的國家、授權人和被授權人的簽名、品質控管條款。
授權文件需進行公認證。
商標授權不需登記即生效力,但登記有助於證明該商標有使用的事實。未經登記之商標授權不得對抗第三人,亦不可對抗在後登記之授權。
商標使用證明
商標必須於申請日起3年內使用,以避免成為商標未使用的撤銷標的。並不需要定期提出使用證據。商標未使用的撤銷,可由MyIPO依職權提出,或任何利害關係之第三人亦可提出。
避免商標成為未使用的撤銷標的,商標須於馬來西亞境內進行商業上、針對指定商品∕服務進行合理使用。
如實際使用的商標與註冊商標略以不同的形式使用,並不會影響商標註冊之效力,並且只要不是變更商標的本質,即原則上允許該情況。已註冊的商標不可以透過修改申請進行變更,在必要情況之下,應重新提交申請案。
商標撤銷條件
提撤銷並無時間限制,任何人皆得提起撤銷。已註冊之商標如有以下事由,得提起撤銷:
1. 基於在先的權利,例如以有在先相同或近似商標。
2. 商標具有說明性,該商標含有標示或者跡象顯示、指明了該商品∕服務於商業使用上數量、品質、商品價值、該服務所提供的勞務或表示了該商品的獨特性。
3. 商標不具有識別性。
4. 該商標存有誤導、欺騙、詆毀等情事。
5. 該商標本身具有功能性。
6. 該商標違反著作權。
7. 依據《巴黎公約》第6條(著名商標;徽章、國旗或者其他國家象徵;或以商標所有權人之代理人或者其他代表人的名字註冊)及第8條(商業名稱)規定。
8. 基於在先的外觀設計專利權。
9. 該商標包含他人姓名權。
10. 該商標已經成為一般性名詞,含有獨特標示或者係指習慣使用於現行語言。
11. 該商標包含地理標示(Geographical Indication)。
12. 該商標違反公序良俗。
海關邊境保護
馬來西亞並未參照TRIPs第58條關於「海關依職權主動採取邊境措施」之要求授予海關該等職權,故馬來西亞皇家海關並不會主動扣留或沒收冒仿商品。但如業主懷疑有仿冒品進口至馬來西亞,可以向MyIPO申請扣押仿冒品。申請人須提供商標證書(證明商標所有權)並提供仿冒品之貨運資訊,以讓海關人員可以辨識該仿冒品並予扣押;之後,還須要提出民事訴訟以避免扣押仿冒品被釋出。
須注意的是,如申請扣押且該貨品確實被扣押後,申請人未於期限內提出民事訴訟,則被扣押貨物之所有權人可向法院要求聲請人予以補償。
[1] 《馬來西亞商標法規》第18A條。
[2] 《馬來西亞第175號商標法》第28條。
[3] 《馬來西亞商標法規》第27條第2項。
[4] 《馬來西亞第175號商標法》第30條。