范國華/主持律師
吳尊傑/法務助理
商標權攸關企業的興衰,從地方到全球商標布局,皆取決於企業經營者所選擇之註冊/申請策略,而該策略又與企業或品牌業者所經營之市場和產業特性悉悉相關。放眼全球,若以聯合國法定語文為指標進行商標申請之作法,將有助於臺商在以前述法定語文為官方語言之國家進行商標布局和商品行銷之後發(綜合)優勢。本文認為,臺商得先依產品或服務之市場定位或目標市場的法定語文而選擇赴巴西(針對葡語系國家市場)、阿根廷(針對南美西語系國家市場)、俄羅斯(斯拉夫語系市場)、阿拉伯大公國(阿拉伯語市場)或歐盟(歐陸市場)各成員國進行商標之申請、註冊、布局;由「點」到「線」及成「面」—進行全球商標之跨國管理以實現其後發優勢。
臺商循序向上述國家、歐洲聯盟提出商標之申請、註冊,一旦獲准即意味著商標權自始取得。但請注意,乃申請註冊之商標之使用與否得作為商標權被撤銷的理由之一。現今世界上,絕大多數國家皆採用註冊主義,以美國為例,其非以先申請註冊為必要,而是以先實際使用於行銷特定商品或服務之市場為目的,方能取得商標權;換言之,美國是傾向使用主義之註冊主義。惟後者則指商標之使用或預定使用者,以其向商標主管機關提出申請、註冊並獲准後之時點為取得商標權之日,然商標權人仍需有實際和繼續使用之義務,否則將構成商標權得撤銷之理由。[1]多數國家肯認商標註冊人須有實際上「使用商標」之實。因此,商標權人就有保存相關繼續使用系爭商標的證據的必要,以利後續作為商標維護之用,故不討論「使用主義」和「註冊主義」之差異。
不過,假如你想透過國別或主要語系進行全球商標佈局,首先需注意我方商標在申請國之使用情況或有無因命名不當,因而無法取得商標權之情況存在,也就是所謂定位策略;其次,亦應注意的是,我方有無因行銷不當或因迄今為止未使用系爭註冊商標,而有商標權失格之可能,如此稱之為欠缺溝通體驗。其三,企業尚需注意者,當需要拓展海外市場時,唯留心我方商標有無被搶先在國外註冊或被控侵權之風險。[2]又常見之商標爭議,往往來自於商標混合誤認之虞,即消費者混淆誤認後商標為前/先商標,惟反之亦然。
因此,本文認為臺商若能透過上述語系國家進行跨國商標之申請,主要優勢是讓申請人置於特定語境,從而掌握俄文、英文、西班牙文、阿拉伯文以及葡萄牙文等使用者之消費與生活習慣。基於各國「公序良俗」(巴黎公約第6條之5第B項第3款)各有不同,而為了避免臺商因使用「不當名稱」致使誤觸「公序良俗」條款而在該國成為「不能註冊之商標」。由此看來,透過「國別」來進行潛在行銷市場之逐個撃破,較能避免臺商因不知該國之「公序良俗」而成為「不能註冊」或「得撤銷」或「無效」商標之結果。
總之,「公序良俗」取決於商標註冊當時之社會環境。如「台客」一詞,為早期外省人士對本省人士之貶稱;然如今卻成為一種臺灣鄉土次文化。又,就特定用語之於相關公眾的認知,例如以「阿拉」作為行銷於伊斯蘭文化國家之咖啡商品時,或將引起當地人的反感而成為不能註冊之商標。[3]故透過上述商標申請策略,唯需選取其中一國為商標申請/註冊地,以便能盡早掌握前述法定語文使用者之語言禁忌,避免客戶的商品有被「污名化」的可能,從而失去在相關市場行銷的機會。
《眾律觀點》01期-完整版請詳見 https://zoomlaw.online/zl-perspectives01/
[1] 孫曉青(2008),商標註冊國際化發展之研究-以馬德里國際註冊商標及歐洲共同體商標為研究核心,交大科法所碩士論文,頁10。See also, 15 U.S. Code § 1051.
[2] 施品安,「品牌發展如何因應疫情降低營運風險?」研討會,2020年05月14日,轉引自:吳碧娥,「品牌行銷不當,可能失去商標權?」,北美智權報第261期,http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Trademark/IPNC_200527_1902.htm,最後瀏覽日期:2020年12月7日。
[3] 參見經濟部,「商標妨害公共秩序或善良風俗審查基準 」,頁4-6。